Opposizione ai marchi dell’Unione Europea

La procedura di opposizione comunitaria è in vigore dal 1996, cioè da quando sono state depositate le prime domande di registrazione presso l’UAMI (ora EUIPO), ossia l’agenzia dell’Unione Europea che amministra le registrazioni di marchi dell’Unione Europea o marchi EU (già “marchi comunitari”).

La procedura è disciplinata dagli articoli 41 e seguenti del Regolamento 207/2009 ed è ormai consolidata una prassi codificata in apposite Linee Guida, pubblicate sul sito dell’EUIPO.

È possibile presentare opposizione contro le nuove domande di registrazione dei marchi EU pubblicate sul Bollettino Ufficiale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione. Tale termine è improrogabile. È anche possibile opporsi alla concessione di marchi EU designati nell’ambito di registrazioni internazionali secondo il c.d. “sistema di Madrid”.

Possono presentare opposizione i titolari di diritti anteriori in vigore nel territorio dell’Unione Europea e in particolare i titolari marchi EU, marchi nazionali in uno Stato dell’Unione Europea e di marchi internazionali che designano almeno uno Stato dell’Unione Europea, purché depositati prima della domanda di marchio EU contro cui si presenta opposizione. Inoltre, possono presentare opposizione anche i titolari di marchi non registrati e di altri segni usati nella prassi commerciale e di portata non puramente locale, purché dimostrino che la normativa dello Stato pertinente conferisce una tutela al segno non registrato. L’atto di opposizione può essere presentato on-line direttamente sul sito dell’EUIPO oppure via fax o anche via posta. L’atto deve essere predisposto su un modulo predisposto dall’EUIPO e deve contenere i dati identificativi del titolare e dei diritti su cui si basa la sua opposizione, allegando copia dei certificati dei marchi o degli altri diritti invocati; occorre inoltre indicare il marchio contro cui si oppone e almeno una breve spiegazione dei motivi per cui si chiede il rifiuto del marchio opposto. Tutti documenti devono essere tradotti nella lingua del procedimento e deve essere pagata un’apposita tassa.

L’EUIPO effettua una prima verifica su tali dati ed informazioni e, se tutto è in regola, dichiara l’ammissibilità formale dell’opposizione, dandone notizia all’opponente e alla parte richiedente, cioè a colui che depositato la domanda di registrazione di marchio. L’EUIPO concede alle parti un periodo di due mesi, durante il quale la procedura rimane “congelata” e sospesa e le parti possono negoziare un accordo.

Le parti possono trovare un accordo prevedendo per esempio una limitazione della lista prodotti o un impegno ad usare il marchio solo in abbinamento ad una determinata grafica. Le condizioni vengono spesso redatte in forma scritta con un c:d: “accordo di coesistenza”. Se si giunge ad un accordo l’opponente può valutare di ritirare la sua opposizione e, in tal caso, ottiene il rimborso automatico della tassa di opposizione da parte dell’EUIPO. Altrimenti la procedura prosegue e l’opponente deve presentare la sua memoria argomentando e sviluppando nel dettaglio i motivi d’opposizione. In particolare l’opponente deve argomentare in merito all’identità o affinità tra i prodotti e alla identità o somiglianza tra i marchi e al rischio di confusione.

Il richiedente può presentare la propria replica nei due mesi successivi, confutando gli argomenti dell’opponente e chiedendo eventualmente la produzione delle prove dell’uso del marchio anteriore, se registrato da oltre cinque anni.

In tal caso l’opponente deve produrre documentazione attestante l’uso reale ed effettivo del suo marchio relativamente al territorio in cui è registrato e per i prodotti designati nella registrazione. La prova deve essere costituita da elementi concreti e oggettivi di un uso effettivo, avuto comunque riguardo al settore merceologico e alla natura della merce o del servizio in questione, alle caratteristiche del mercato interessato, all’ampiezza e alla frequenza dell’uso del marchio. Se l’opposizione è basata su un marchio EU l’opponente deve produrre prove dell’uso relative ad una parte sostanziale dell’Unione Europea. Se non vengono prodotte sufficienti prove, il marchio registrato anteriore non viene preso in considerazione nella decisione di opposizione. Dopo lo scambio di una o due repliche per parte, la divisione di opposizione dell’EUIPO emette una decisione che può essere di accoglimento totale e parziale dell’opposizione o di rigetto della stessa; inoltre vien anche emessa una pronuncia sulle spese.

La decisione di primo grado può comunque essere appellata presso la Commissione di appello dell’EUIPO entro due mesi dalla notifica.