La licenza di marchio quale possibilità di sfruttamento economico del patrimonio immateriale

La licenza di marchio è un contratto mediante il quale il titolare di un segno distintivo (appunto, un marchio) concede ad uno o più soggetti il diritto di utilizzare detto segno distintivo per un periodo limitato di tempo, a fronte di un corrispettivo.

Nella prassi la licenza di marchio può costituire un’operazione a sé stante, ma può altresì trovare origine e occasione in operazioni di più ampio respiro, quali l’affitto o l’usufrutto di azienda, ovvero ancora derivare da conferimento in godimento in società, e così via.

La monetizzazione del valore pubblicitario insito nel marchio mediante licenza può attuarsi per mezzo di un articolato ventaglio di possibilità. Anzitutto, il marchio può essere concesso in licenza per la totalità dei prodotti o servizi per cui è stato registrato (licenza totale). Nondimeno, il marchio può essere oggetto di licenza anche solamente per una parte dei prodotti e servizi per cui è stato registrato (licenza parziale: ovvero, il titolare continua ad utilizzarlo, ad esempio, per i prodotti di abbigliamento e lo concede in licenza per i prodotti di cosmesi, o viceversa). Le licenze possono poi essere esclusive, quando il soggetto cui viene concesso di utilizzare il marchio è l’unico soggetto legittimato ad utilizzare il segno distintivo, così come non esclusive, allorquando il titolare del marchio si riserva la facoltà di continuare ad utilizzare il medesimo marchio insieme ad uno o più licenziatari, per i medesimi prodotti e servizi. Allo stesso modo il titolare del marchio può concedere più licenze del medesimo marchio, per gli stessi prodotti e servizi, a due o più soggetti diversi (a tal fine, si pensi ai contratti di affiliazione commerciale o franchising), eventualmente in funzione di una suddivisione del territorio dello Stato (nel caso di marchio nazionale) o degli Stati membri (nel caso di marchio comunitario) tra i licenziatari. Infine, la licenza di marchio può concernere beni non affini – come accade nei contratti di merchandising, in cui il titolare di un segno distintivo affermato in un determinato settore merceologico decide di valorizzare detto segno in settore nuovi e differenti da quello primario –, così come, almeno secondo un’opinione, anche beni affini.

La licenza del marchio è un contratto a forma libera. Tuttavia, è fortemente consigliato dare forma scritta a tale tipologia di accordo, al fine di prevenire contenziosi con il licenziatario, regolando sin da subito gli aspetti principali del rapporto. In particolare, è opportuno prevedere: le modalità di calcolo del corrispettivo per l’utilizzo del segno distintivo, che può essere: a) pagato in un’unica soluzione, b) commisurato all’andamento degli affari del licenziatario (royalty), c) in parte predeterminato in misura fissa e in parte in misura variabile, legata all’andamento degli affari del licenziatario; le modalità e i limiti all’utilizzo del segno distintivo; il divieto di uso pregiudizievole del marchio; il divieto di cedere a terzi il contratto e di dare in sub-licenza il marchio.

In ogni caso, per tutte le tipologie di licenza di marchio, al fine di evitare la decadenza del marchio, è fondamentale che dalla licenza non derivi inganno nei consumatori in quei caratteri dei prodotti o servizi, cui il marchio è associato, che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.