Il procedimento di opposizione dei marchi

L’opposizione è un procedimento amministrativo che permette ai titolari di diritti anteriori di impedire la registrazione di un marchio in conflitto depositato successivamente.
Tale procedimento è previsto in tutte le legislazioni. La procedura è molto simile nelle varie giurisdizioni nei suoi caratteri generali, laddove si prevede che una domanda di registrazione di marchio sia pubblicata su un bollettino o gazzetta dei marchi, con un termine per i titolari di diritti anteriori per presentare l’atto di opposizione. L’opponente presenta le proprie argomentazioni, basate su marchi o altri segni distintivi anteriori e illustra le proprie argomentazioni; il richiedente, cioè colui che ha depositato il marchio, ha il diritto di replicare e, al termine del procedimento, l’ufficio marchi competente emette una decisione di accoglimento o rifiuto dell’opposizione. La decisione è solitamente appellabile, secondo diverse modalità e procedure previste dalle normative dei singoli paesi. L’accoglimento dell’opposizione e il conseguente rifiuto di registrazione del marchio depositato presuppone una valutazione dell’esistenza di un conflitto tra i marchi. Tale decisione non costituisce comunque un provvedimento di inibitoria all’uso del marchio dichiarato confondibile. Solo l’autorità giudiziaria può impedire ad un soggetto di non usare il marchio.

 

Opposizione ai marchi italiani

Fino al 2011, l’Italia era uno dei pochi paesi dell’Unione Europea in cui non era possibile opporsi alla registrazione di un marchio tramite un procedimento amministrativo. Chi era interessato ad ottenere la nullità di un marchio doveva instaurare una causa civile presso la Sezione Specializzata del Tribunale competente, con un aggravio di costi e di onere probatorio rilevante.

Dal luglio 2011, invece, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha avviato la procedura di pubblicazione delle domande di registrazione di nuovi marchi, dando così la possibilità di presentare opposizione ed impedire la registrazione di marchi che si ritengono confondibili con determinati diritti anteriori.
Si tratta di una procedura amministrata dall’Ufficio Affari Giuridici dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ha formato degli Esaminatori specializzati in materia.

Il Bollettino nr. 1 è stato pubblicato l’11 luglio 2011 e le prime opposizioni sono state depositate nei mesi successivi. Il Bollettino viene attualmente pubblicato solo on-line alla pagina http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Bollettino.aspx con cadenza mensile.

L’opposizione può essere depositata contro le domande di registrazione di marchi italiani; entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino dei marchi. Tale termine è improrogabile. Inoltre l’opposizione può anche essere presentata contro le designazioni italiane dei marchi internazionali e in tal caso il termine è di quattro mesi dalla data di pubblicazione della registrazione nella Gazzetta dell’OMPI/WIPO.

L’opposizione può essere presentata da soggetti titolari di marchi registrati in Itali (marchi nazionali italiani o internazionali con designazione dell’Italia) o di marchi EU.
Non è possibile basare l’opposizione su marchi di fatto, cioè marchi non depositati, né registrati e neppure su diritti derivanti dall’uso della ditta, della denominazione o ragione sociale, dell’insegna e del nome a dominio. Non si possono neppure far valere impedimenti derivanti dalla rinomanza del marchio o da un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo6-bis Convenzione di Unione di Parigi. Tali diritti possono essere fatti valere solo nel corso di una causa dinanzi all’autorità giudiziaria. Di conseguenza conviene depositare sempre i propri marchi e fare ricerche sul Bollettino per individuare marchi confondibili depositati successivamente.

È, inoltre, prevista un’altra ipotesi di opposizione, più specifica e meno frequente, fondata sulla mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8 del Codice della proprietà industriale/ritratti di persona, nomi di persona e segni notori).

Attualmente l’atto di opposizione può essere presentato attraverso un deposito telematico direttamente sulla piattaforma dell’UIBM.

L’UIBM, una volta ricevuto l’atto e verificati la correttezza formale e il pagamento della tassa, inoltra ad entrambe le parti una lettera c.d. “prima Comunicazione alle Parti”, con la quale si concede un periodo iniziale di due mesi per cercare di addivenire ad un accordo conciliativo. Tale termine è prorogabile con istanza comune delle parti.
Le parti possono quindi negoziare un eventuale accordo di coesistenza, basato su reciproci impegni e con una eventuale limitazione della lista dei prodotti e servizi designati nella domanda di registrazione. Se si giunge ad accordo durante tale periodo di conciliazione, l’opponente potrà valutare di ritirare la sua opposizione e chiedere il rimborso della tassa versata.

Al termine di questo periodo, se le parti non avranno raggiunto un accordo, si entrerà nella fase contenziosa nella quale ognuno potrà depositare deduzioni e osservazioni, nonché le prove a sostegno delle proprie argomentazioni. Durante tale fase il richiedente, cioè colui che ha subito l’opposizione, può chiedere l’esibizione delle prove attestanti l’uso del marchio (o dei marchi) dell’opponente registrato da più di cinque anni. Se le prove non sono ritenute sufficienti per dimostrare un uso serio ed effettivo di un marchio nel territorio rilevante e per i prodotti e servizi su cui è basta l’opposizione, l’esaminatore deciderà sull’opposizione senza tenere conto del medesimo marchio dell’opponente.
L’Ufficio marchi deve emettere la sua decisione al massimo entro due anni dalla data in cui era stata presentata l’opposizione. La decisione dell’Ufficio marchi può essere appellata presso la Commissione dei Ricorsi entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Sotto il profilo pratico, dal momento che non è possibile fondare un’opposizione sul semplice uso anteriore di un marchio non registrato, è consigliabile verificare il proprio portafoglio marchi e, all’occorrenza, provvedere a registrare i marchi utilizzati e non ancora protetti tramite registrazione.

Una volta registrati i propri marchi, è poi consigliabile attivare i servizi di sorveglianza, la cui funzione è quella di controllare e individuare i depositi di domane di registrazione di marchi italiani o internazionali designanti l’Italia che potrebbero risultare in conflitto con i propri marchi e dunque opponibili innanzi all’UIBM.

È, inoltre, consigliabile predisporre e conservare la documentazione necessaria a provare l’uso dei propri marchi registrati, qualora, come detto, controparte ne faccia richiesta nel caso di un’opposizione basata su un marchio registrato da oltre cinque anni.