Il marchio italiano

In Italia, il deposito di un marchio avviene mediante presentazione di un’apposita domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Nella domanda, tra l’altro, si riportano i dati relativi al richiedente, quelli dell’eventuale mandatario che agisce su incarico del richiedente, la denominazione del marchio, l’esemplare, le classi e i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione.

Ciascuna domanda può riguardare un solo marchio, designando una o più classi merceologiche.

Il marchio ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda e, prima della scadenza (ovvero, in mora, entro i sei mesi successivi alla stessa), può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno.

Il marchio, inoltre, deve essere usato per le varie tipologie di prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato. Il mancato uso del marchio per un qualsiasi periodo continuativo di cinque anni, successivamente alla data di registrazione, ne comporta la decadenza relativamente i prodotti e/o servizi per i quali non è stato usato.

Il deposito del marchio dovrebbe essere preceduto da una ricerca di anteriorità per verificare che non risultino depositi e registrazioni di marchi anteriori identici o simili da parte di terzi.

Nel caso di un deposito della domanda di un marchio italiano tale ricerca dovrebbe essere effettuata non solo tra i marchi nazionali italiani, ma anche tra i vari marchi che hanno efficacia sul nostro territorio nazionale e, quindi, tra i marchi “internazionali” depositati ai sensi dell’Accordo e del Protocollo di Madrid e designanti l’Italia e/o l’Unione Europea, nonché tra i marchi dell’Unione  Europea (marchi comunitari).

In seguito all’avvenuto deposito del marchio, l’UIBM prende in esame la domanda di registrazione del marchio.

L’esame dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha tuttora natura sostanzialmente formale ed è volto ad individuare l’eventuale presenza di elementi ostativi alla registrazione che siano sostanzialmente desumibili dalla stessa domanda quali, ad esempio: il carattere descrittivo del segno, l’adozione di un segno che rientri tra quelli d’uso comune in commercio o nel linguaggio corrente, la contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume.

Per i motivi sopra descritti, l’UIBM può respingere la domanda del marchio. Nei confronti dei provvedimenti che respingono la domanda, il richiedente può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi.

Una volta conclusa questa prima fase di esame, il marchio viene pubblicato nel Bollettino Marchi, ai fini della possibile opposizione di terzi.

Se non vengono presentate opposizioni, l’UIBM concede la registrazione e rilascia un apposito certificato.

Il marchio italiano costituisce un titolo efficace in Itala e, a seguito di particolari accordi fra Stati, anche nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

E’ da notare che l’UIBM non svolge un esame circa la novità del marchio, ovvero non verifica l’esistenza di marchi anteriori identici o simili, depositati o registrati da terzi per contraddistinguere prodotti e/o servizi identici o affini.

In Italia vige il c.d. “principio della nullità relativa”, tale per cui è onere dei titolari di marchi anteriori opporsi alla registrazione di un marchio depositato, secondo una procedura amministrativa dinanzi all’UIBM oppure, successivamente alla concessione, avviare un’azione giudiziaria per chiedere la nullità della registrazione. In pratica, è onere dei titolari dei marchi anteriori identici o  simili agire contro i marchi depositati successivamente.

Sotto questo profilo, la procedura attualmente in vigore in Italia non dà alcuna garanzia ce non esistano marchi anteriori identici o simili a quello registrato. In altri termini, si potrebbe ottenere la registrazione di un marchio anche  in presenza di un marchio anteriore identico, registrato per i medesimi prodotti. Naturalmente il marchio successivo, in conflitto con quello anteriore, sarebbe nullo. Per tale motivo, nel caso di depositi di marchio italiani, è ancora maggiormente consigliabile effettuare ricerche di anteriorità prima di depositare il marchio.

SUGGERIMENTI

• Studiare un marchio forte e che quindi non sia d’uso comune nel settore merceologico di interesse.
• Fare una ricerca di anteriorità non solo fra i marchi registrati ma anche tra  i marchi non registrati ma utilizzati da aziende dello stesso settore merceologico.
• Controllare periodicamente i marchi successivi dello stesso settore e fare opposizione in caso di marchi identici o
• A lato del marchio mettere ™ in caso di marchio non registrato o appena depositato.
• A lato del marchio mettere ®in caso di marchio registrato.