I limiti merceologici della tutela del marchio: marchi ordinari e marchi rinomati

Il marchio ha un’efficacia merceologicamente limitata ai prodotti/servizi identici o affini a quelli di registrazione, salvo i casi di tutela allargata, che esorbita da questi limiti merceologici, prevista per i marchi c.d. “di rinomanza”.

Il concetto di “affinità”, che al di fuori del nostro paese è talvolta reso con il termine “somiglianza”, si ritiene stia ad indicare una similarità merceologica tra i prodotti/servizi, o una connessione tra le loro destinazioni o tra i bisogni che gli stessi soddisfano. Ad esempio, in certi giudizi sono stati ritenuti “affini”: detersivi e deodoranti, detersivi e panni per la pulitura, bevande alcoliche e analcoliche, calze e filati. Oppure, si è sostenuto che sussista “affinità” quando a causa delle tipologie di prodotti coinvolti e dei loro usuali produttori, il consumatore possa ragionevolmente ritenere che essi provengano da una stessa impresa, come avviene, ad esempio, nel settore della moda, nel quale è abituale che chi produce capi di abbigliamento produca anche borse e calzature.

In considerazione dei limiti merceologici della tutela sopra evidenziati, è consigliabile che l’impresa depositi il proprio marchio per tutte le tipologie di prodotti o servizi di proprio interesse.

Praticamente si dovrà indicare nella domanda di registrazione quali prodotti si intendono proteggere con il marchio. Questa indicazione, per necessità amministrative, deve rispettare una classificazione di prodotti e servizi stabilita dalla normativa del paese di deposito.

Il sistema di classificazione adottato dalla maggior parte dei paesi, tra i quali l’Italia, è quello stabilito dall’accordo di Nizza del 1957 e successive edizioni (l’ultima è la X edizione, in vigore dal 1.1.2012) prevede una ripartizione in 45 classi merceologiche. Le classi dalla nr. 1 alla nr. 34 riguardano i prodotti e quelle dalla nr. 35 alla nr. 35 i servizi. Ad esempio: la classe nr. 25 comprende “Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”, la nr. 18 “Cuoio e sue imitazioni..”. Pertanto, se si desiderasse ottenere la protezione del marchio per prodotti di abbigliamento (classe 25) e per prodotti in cuoio quali borse e valigie (classe 18), occorrerebbe depositare la domanda di marchio in entrambe le classi, indicando i prodotti che si intendono proteggere nell’ambito di ciascuna di esse.

Si noti che questa classificazione merceologica ha solo una rilevanza amministrativa e che non è utilizzabile ai fini di determinare l’affinità o meno tra i prodotti.

Il 2 maggio del 2013 l’Ufficio Marchi dell’Unione Europea (EUIPO già UAMI) e gli Uffici nazionali dei singoli Paesi europei, compresa l’Italia, hanno emanato un Circolare interpretativa in merito alla stesura della lista prodotti e servizi. I prodotti o i servizi devono, infatti, essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. Tale precisazione si è resa necessaria in seguito ad una pronuncia della Corte di Giustizia del 19 giugno 2012 (caso “IP Translator” C-307/10).

I limiti merceologici sopra considerati valgono per i marchi “ordinari”. Esiste però un tipo di marchi che sono tutelati senza limiti merceologici, nel senso che per essi la protezione si estende anche a prodotti che non sono né identici né affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato. Si tratta dei c.d. “marchi che godono di rinomanza che al di fuori del nostro paese sono talvolta definiti come marchi che “godono di notorietà”.

Si noti, però, che questa tutela ultramerceologica non è illimitata.

Infatti, la normativa italiana (come anche la normativa sul marchio dell’Unione Europea) stabilisce che il titolare di un marchio “rinomato” può vietare a terzi di usare il marchio, anche per prodotti che non siano né identici né affini, ad una delle seguenti condizioni: se l’uso del segno consente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o se tale uso reca pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio stesso.

In generale, è verosimile che queste due condizioni sussistano quanto più il marchio è diffusamente conosciuto nel mercato di riferimento.