Le biotecnologie

Le biotecnologie

A rendere ulteriormente più complessa la pratica brevettuale è intervenuto, in questi ultimi anni, lo sviluppo sempre più tumultuoso e rapido delle cosiddette “biotecnologie”, ovvero della applicazione alla chimica ed alla farmaceutica dei progressi realizzati dalla manipolazione genetica.

Questo settore è molto importante, in quanto le tecniche di laboratorio da utilizzare in questo campo sono ormai uno standard e sono note a tutti: pertanto, anche una piccola azienda o un laboratorio universitario sono in grado, almeno potenzialmente, di realizzare con investimenti relativamente ridotti invenzioni di valore economico enorme, come vaccini, test diagnostici precoci, medicinali contro svariate malattie, in particolare conto quelle particolari malattie note come “malattie genetiche”, in quanto causate dal mancato o anomalo funzionamento di un gene umano.

La brevettazione in questo settore, tuttavia, pone numerosi problemi di ordine pratico, problemi che la UE ha tentato di dipanare con l’approvazione da parte del Parlamento Europeo della Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Questa direttiva è stata osteggiata da numerosi Paesi europei tra cui l’Italia. Altri Paesi europei come la Francia e la Germania hanno attuato la Direttiva con leggi nazionali che si sono discostate per alcuni versi dal contenuto e, alcune volte, anche dallo spirito della Direttiva stessa.

Senza entrare nel merito delle importanti problematiche etiche e morali che riguardano in generale la ricerca nel campo delicatissimo delle “Scienze della Vita”, è opportuno precisare che il contenuto della Direttiva 98/44/CE non ha in realtà rappresentato una “novità” tecnico-giuridica sostanziale, tale da produrre “sconvolgimenti” rispetto a quanto era avvenuto precedentemente alla sua adozione. Essa era in realtà intesa a chiarire alcuni aspetti “tecnici” controversi della pratica brevettuale in campo biotecnologico, aspetti che erano stati oggetto di decisioni contraddittorie, anche a livello dell’Ufficio Brevetti Europeo.

Alla domanda: “Cosa si può brevettare in campo biotecnologico?” si può pertanto oggi rispondere, senza la necessità di analizzare nel dettaglio le complesse norme della Direttiva e delle sue leggi nazionali di attuazione, prendendo esempi dal passato.

Per esempio, secondo la Direttiva, si possono brevettare delle sequenze di DNA o di RNA corrispondenti a pezzi di gene o a geni interi, nonché le corrispondenti proteine o peptidi codificati da tali sequenze, purché di queste sequenze si individui almeno una funzione che abbia una utilizzazione pratica e che tale funzione venga indicata nel brevetto e, secondo la normativa di attuazione italiana, anche rivendicata esplicitamente (art. 81 quinques (c) CPI). Questo requisito, nella sua applicazione più semplice, è quasi automaticamente soddisfatto qualora si conosca la funzione del gene (per esempio nel caso di un gene umano), ad esempio avendolo associato sperimentalmente ad una specifica malattia, oppure quando si sia riscontrato il fatto che una certa sequenza, ad esempio virale, ha spiccate proprietà immunogene, per cui la conoscenza della sequenza può essere utilizzata in diagnostica per sostituire, ad esempio, materiale virale con altro di sintesi.

Ciò è dovuto al fatto che è ormai pratica consolidata che una qualsiasi sequenza si possa manipolare e, successivamente, inserire in un organismo ospite dove viene espressa (magari insieme ad una sequenza esogena, cioè ad essa estranea). In questo modo si possono realizzare le cosiddette “chimere”, cioè degli organismi che incorporano sequenze genetiche ad essi estranee e che non potrebbero formarsi per via naturale.

Come conseguenza, si possono produrre per mezzo di batteri o di lieviti delle proteine umane o animali, o parti di esse, e queste proteine possono essere usate in kit diagnostici o, laddove possibile, essere somministrate come farmaci. La ricerca genetica si è spinta anche oltre, fino all’ottenimento dei cosiddetti “organismi transgenici” (noti come GMO)., animali e piante, che in molti casi sono stati fatti oggetto diretto di specifiche rivendicazioni nelle domande di brevetto.

Questi animali e piante, ben lungi dall’essere “fenomeni da baraccone”, possono in generale produrre, ad esempio nel latte (nel caso di animali), proteine umane o altre sostanze utili, oppure essere usati come modelli per lo studio di gravi malattie genetiche umane. Molte piante geneticamente modificate incorporano geni che sintetizzano direttamente in esse sostanze che le rendono resistenti a certi parassiti o erbicidi, permettendo pertanto di ridurre l’inquinamento evitando o riducendo l’uso di sostanze nocive (erbicidi e antiparassitari) nelle coltivazioni, oppure che le rendono resistenti a certe malattie o che ne rendono i frutti del raccolto meno soggetti al deterioramento.

Da quanto sopra esposto, appare evidente come, in questo campo, il confine tra invenzione e semplice scoperta scientifica (come tale non brevettabile) sia molto labile e che la linea di demarcazione sia ancora una volta segnata dalla risposta alla domanda che sempre permette di identificare un’invenzione: la “scoperta” che ho fatto risolve un problema tecnico? Se la risposta è “sì”, allora non solo la possibilità, ma l‘opportunità di depositare un brevetto è ben presente e occorre valutarla..

Naturalmente, è evidente che il dibattito sulle biotecnologie riveste importanti aspetti etici, e che debba essere sempre trovato un corretto punto di equilibrio tra la necessità di promuovere il progresso in campo medico/farmaceutico e la necessità di preservare l’integrità del patrimonio genetico umano.

I brevetti nel campo chimico e farmaceutico

I brevetti nel campo chimico e farmaceutico

I brevetti in campo chimico e farmaceutico sono spesso considerati un capitolo a sé in quanto presentano caratteristiche peculiari che non si incontrano in altri campi della tecnica, primo tra tutti quello meccanico, che è stato, viceversa, l’unico campo tecnico preso in considerazione quando sono  state sviluppate le varie legislazioni brevettuali nazionali.

Pertanto, le normative applicabili, compresa quella italiana, hanno fornito, almeno fino al momento delle riforme di armonizzazione delle leggi dei vari paesi ed europea indicazioni poco precise e, a volte, contraddittorie, il che ha portato ad un rilevante lavoro interpretativo, sia a livello giurisprudenziale sia dottrinario, lavoro che è stato poi ripreso dalle riforme ed introdotto nella legislazione nazionale.

La principale differenza, a livello “operativo, tra un brevetto meccanico o elettronico ed un brevetto chimico, sta nel come viene organizzata la descrizione brevettuale.

Mente nei primi due casi la descrizione della forma o delle forme di realizzazione che vengono illustrate nel brevetto è effettuata con riferimento a dei disegni costruttivi della macchina o oggetto, e consiste nella descrizione delle parti componenti illustrate, delle loro correlazioni e del funzionamento della macchina o oggetto nel suo complesso, nel caso del brevetto chimico i disegni spesso mancano o, quando ci sono, consistono in diagrammi, tabelle, dati sperimentali o formule.

Il cuore della descrizione è costituito dai cosiddetti “esempi di attuazione”. Questi sono organizzati con brevi report sperimentali di laboratorio, nei quali si descrivono nei dettagli le operazioni effettuate ed i risultati ottenuti, eventualmente facendo riferimento a tabelle o diagrammi, in maniera tale da mettere un tecnico del ramo in grado di riprodurre, a sua volta, gli esperimenti stessi.

Che cosa riguardano gli esempi? La risposta dipende, ovviamente, dalla natura dell’invenzione.

Nel caso di un brevetto chimico che riguardi una famiglia di nuovi composti, riconducibili ad una cosiddetta “formula generale”, se possibile, gli esempi dovrebbero riguardare prove di sintesi (almeno a livello di laboratorio) di tutte le sostanze che ricascano nell’ambito della formula generale.

Ovviamente, è spesso impossibile soddisfare tale condizione, specie quando nell’ambito di una singola formula generale possono ricadere migliaia di sostanze diverse; in questo caso, però, il brevetto potrebbe rischiare di essere considerato, almeno parzialmente , nullo per carenza di descrizione.

In generale, si può dire che, nel caso in cui la formula generale che si intende proteggere non è il frutto di un arbitrario tentativo di estendere la protezione al di là della effettiva invenzione, il problema risulta sicuramente semplificato (in quanto i composti inclusi nella formula generale scendono di numero) e si può eventualmente affrontare fornendo un esempio di sintesi solamente di un composto rappresentativo per ogni famiglia di composti chimici che rientrino nell’ambito della formula generale.

In questo caso, infatti, a mio avviso, si potrò ragionevolmente, nella maggior parte di casi, che le altre sostanze, non sintetizzate, di ciascuna famiglia, avendo caratteristiche chimico-strutturali simili all’unica sostanza sintetizzata per quella famiglia, risultano in un comportamento fisico-chimico analogo.

Nel caso, più comune, in cui l’invenzione riguardi delle mescole o miscele di sostanze, per esempio nel caso di composizioni cosmetiche, adesive, medicinali, ovvero di vernicio, materie plastiche o di elastomeri oppure di leghe metalliche o di composti ceramici, è consigliabile fornire più esempi di preparazione delle composizioni da  brevettare (le cosiddette ricette”).

In particolare, quando si intendano rivendicare dei range o intervalli di composizione di tutte o di alcune delle sostanze componenti la miscela, lega o mescola, è consigliabile fornire almeno due o tre esempi o ricette, uno realizzato con i vari valori al limite inferiore del range, uno reali9zzato con i valori al limite superiore ed uno, eventuale, realizzato con una composizione intermedia (magari quella ottimale o più vicina a quella che si metterà in commercio). Similmente, nel caso in cui alcuni componenti della miscela, lega o mescola possono mancare o essere sostituiti da altri non notoriamente equivalenti (chimicamente o fisicamente) nella applicazione specifica, occorrerà fornire ricette apposite per ciascuna variante prevista.

Un’altra peculiarità del brevetto chimico/farmaceutico consiste nel fatto che la descrizione, o almeno una parte di essa, deve essere preferibilmente diretta a dimostrare la non ovvietà dell’invenzione, specie nel caso in cui l’invenzione consiste meramente in una miscela di sostanze in certi intervalli percentuali, ovvero in una sostituzione di sostanze o di parti di esse (ad esempio la sostituzione di un acido con un suo sale).

Questa dimostrazione si può dare attraverso una serie di esempi comparativi in cui le sostanze o miscele oggetto dell’invenzione vengono testate per vedere se soddisfano certi parametri tecnologici necessari per la risoluzione del problema tecnico alla base dell’invenzione, ovvero per testarne direttamente l’effetto, comparando i risultati ottenuti con quelli forniti da sostanze o miscele note, ovvero con ricette preparate rimando fuori dagli intervalli di composizione indicati nell’invenzione.

Alcuni esempi possono essere i seguenti: nel caso di una mescola per pneumatici si potranno impostare uno o più esempi in cui si descrive la realizzazione dei pneumatici e le prove con essi condotte su strada o su pista; o, in altri casi in cui si è ancora a livello di laboratorio, si imposteranno esempi sulla realizzazione di provini da laboratorio che poi vengono sottoposti a test tipici (misurazione del punto di transizione vetrosa, del rebound, della durezza, ecc.) da cui si possa desumere il comportamento in uso della mescola; nel caso di una composizione cosmetica o medicinale, gli esempi potranno illustrare test clinici condotti in vivo e/o in vitro; nel caso di un adesivo delle prove di viscosità, di presa, di resistenza nel tempo e/o a particolari solventi, e così via.

Nel caso di brevetti farmaceutici, poi, occorre corredare la descrizione anche con test tossicologici (a meno che tutte le sostanze usate siano già note come innocue) e, quando possibile, con test clinici.

E’ infine una peculiarità del brevetto chimico/farmaceutico, la possibilità di “ribrevettare”, in funzione di un nuovo uso, una sostanza già nota e/o una sua ovvia variante.

L’esempio storico in questo campo è quello del DDT, composto chimico che era noto per essere un sottoprodotto di un noto processo chimico, il quale fu poi brevettato come antiparassitario.

Utilizzo del marchio su social network e piattaforme di commercio online

Utilizzo del marchio su social network e piattaforme di commercio online

Il successo del web si deve anche all’uso, da parte degli utenti, dei social network e delle piattaforme di commercio online.

I social network quali Facebook®, Instagram®, Twitter®e altri rappresentano uno strumento nato per la comunicazione fra privati, che si è gradualmente evoluto fino a costituire uno dei più importanti mezzi di promozione commerciale dei prodotti e servizi di marca.

Si pensi solo a quanti utenti posseggono un proprio profilo in almeno uno dei sopracitati social network, dove pensieri, emozioni e, soprattutto, opinioni vengono condivisi da tutti. Al successo di questo nuovo strumento ha, inoltre, notevolmente contribuito l’introduzione sul mercato di dispositivi elettronici come gli smartphone e i tablet che permettono agli utenti una connessione semplice e immediata, in qualsiasi momento della giornata, ovunque si trovino.

Tali servizi costituiscono una rilevante opportunità di crescita e sviluppo per le imprese e per i loro brand perché permettono di dialogare con i propri clienti e pubblicizzare i propri prodotti o servizi.

Tuttavia, proprio perché l’utilizzo dei social network presenta nuove opportunità di commercio, anche la contraffazione utilizza sempre di più tale canale per le proprie finalità illecite. E, quindi, si riscontrano sempre più casi di imitatori e soggetti che creano, e senza ovviamente il consenso del legittimo titolare, pagine dedicate alla società o ad un specifico prodotto, facendo credere all’utente di trovarsi nella pagina ufficiale della società; o ancora non è raro il caso di soggetti che caricano nelle proprie pagine immagini di prodotti contraffatti.

Analoghe ipotesi di contraffazione si verificano anche sulle principali piattaforme di commercio online. Tali piattaforme offrono ai propri utenti la possibilità di vendere e comprare oggetti sia nuovi che usati, da qualunque postazione internet, a qualsiasi ora del giorno e con diverse modalità: con prezzo fisso definito dal venditore, o con prezzo variabile, ovvero definito dal vincitore dell’asta.

Il fenomeno è soprattutto preoccupante nel caso di piattaforme c.d. “B2B” (Business to Business) dove il volume delle transazioni e dei quantitativi di merce commercializzata sono particolarmente elevati.

Un elemento positivo è costituito dal fatto che la maggior parte dei social network e delle piattaforme di commercio online si sono attivate per poter fornire ai legittimi titolari dei marchi appositi strumenti di segnalazione voli alla rimozione o blocco delle pagine web, delle immagini e delle offerte che risultano lesive dei propri diritti di privativa.

Inoltre, è possibile valutare, caso pe caso, l’adozione di misure operative per fare fronte alle problematiche sopra evidenziate. Ad esempio, nel sito web ufficiale si potrà inserire l’elenco e i link a tutti i cabali ufficiali dove il proprio marchio è presente, sui principali social network si potrà creare un profilo corrispondente al proprio marchio per poter essere rintracciati dai propri potenziali clienti ad evitare di essere anticipati in tale attività da terzi non autorizzati. Si potranno, altresì, attivare specifici servizi di sorveglianza che verifichino la presenza di marchi identici o simili al proprio brand fra i nomi utenti e le pagine presenti sui social network, ovvero fra le offerte presenti nelle maggiori piattaforme di commercio online o marketplace. Infine, potrà risultare utile sensibilizzare opportunamente i propri rivenditori, distributori, agenti, licenziatari ed altri collaboratori, informandoli sui possibili rischi di contraffazione presenti sul web, invitandoli a segnalare qualsiasi ipotesi lesiva di diritti del titolare del marchio che venga a loro conoscenza.

Opposizione ai marchi dell’Unione Europea

Opposizione ai marchi dell’Unione Europea

La procedura di opposizione comunitaria è in vigore dal 1996, cioè da quando sono state depositate le prime domande di registrazione presso l’UAMI (ora EUIPO), ossia l’agenzia dell’Unione Europea che amministra le registrazioni di marchi dell’Unione Europea o marchi EU (già “marchi comunitari”).

La procedura è disciplinata dagli articoli 41 e seguenti del Regolamento 207/2009 ed è ormai consolidata una prassi codificata in apposite Linee Guida, pubblicate sul sito dell’EUIPO.

È possibile presentare opposizione contro le nuove domande di registrazione dei marchi EU pubblicate sul Bollettino Ufficiale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione. Tale termine è improrogabile. È anche possibile opporsi alla concessione di marchi EU designati nell’ambito di registrazioni internazionali secondo il c.d. “sistema di Madrid”.

Possono presentare opposizione i titolari di diritti anteriori in vigore nel territorio dell’Unione Europea e in particolare i titolari marchi EU, marchi nazionali in uno Stato dell’Unione Europea e di marchi internazionali che designano almeno uno Stato dell’Unione Europea, purché depositati prima della domanda di marchio EU contro cui si presenta opposizione. Inoltre, possono presentare opposizione anche i titolari di marchi non registrati e di altri segni usati nella prassi commerciale e di portata non puramente locale, purché dimostrino che la normativa dello Stato pertinente conferisce una tutela al segno non registrato. L’atto di opposizione può essere presentato on-line direttamente sul sito dell’EUIPO oppure via fax o anche via posta. L’atto deve essere predisposto su un modulo predisposto dall’EUIPO e deve contenere i dati identificativi del titolare e dei diritti su cui si basa la sua opposizione, allegando copia dei certificati dei marchi o degli altri diritti invocati; occorre inoltre indicare il marchio contro cui si oppone e almeno una breve spiegazione dei motivi per cui si chiede il rifiuto del marchio opposto. Tutti documenti devono essere tradotti nella lingua del procedimento e deve essere pagata un’apposita tassa.

L’EUIPO effettua una prima verifica su tali dati ed informazioni e, se tutto è in regola, dichiara l’ammissibilità formale dell’opposizione, dandone notizia all’opponente e alla parte richiedente, cioè a colui che depositato la domanda di registrazione di marchio. L’EUIPO concede alle parti un periodo di due mesi, durante il quale la procedura rimane “congelata” e sospesa e le parti possono negoziare un accordo.

Le parti possono trovare un accordo prevedendo per esempio una limitazione della lista prodotti o un impegno ad usare il marchio solo in abbinamento ad una determinata grafica. Le condizioni vengono spesso redatte in forma scritta con un c:d: “accordo di coesistenza”. Se si giunge ad un accordo l’opponente può valutare di ritirare la sua opposizione e, in tal caso, ottiene il rimborso automatico della tassa di opposizione da parte dell’EUIPO. Altrimenti la procedura prosegue e l’opponente deve presentare la sua memoria argomentando e sviluppando nel dettaglio i motivi d’opposizione. In particolare l’opponente deve argomentare in merito all’identità o affinità tra i prodotti e alla identità o somiglianza tra i marchi e al rischio di confusione.

Il richiedente può presentare la propria replica nei due mesi successivi, confutando gli argomenti dell’opponente e chiedendo eventualmente la produzione delle prove dell’uso del marchio anteriore, se registrato da oltre cinque anni.

In tal caso l’opponente deve produrre documentazione attestante l’uso reale ed effettivo del suo marchio relativamente al territorio in cui è registrato e per i prodotti designati nella registrazione. La prova deve essere costituita da elementi concreti e oggettivi di un uso effettivo, avuto comunque riguardo al settore merceologico e alla natura della merce o del servizio in questione, alle caratteristiche del mercato interessato, all’ampiezza e alla frequenza dell’uso del marchio. Se l’opposizione è basata su un marchio EU l’opponente deve produrre prove dell’uso relative ad una parte sostanziale dell’Unione Europea. Se non vengono prodotte sufficienti prove, il marchio registrato anteriore non viene preso in considerazione nella decisione di opposizione. Dopo lo scambio di una o due repliche per parte, la divisione di opposizione dell’EUIPO emette una decisione che può essere di accoglimento totale e parziale dell’opposizione o di rigetto della stessa; inoltre vien anche emessa una pronuncia sulle spese.

La decisione di primo grado può comunque essere appellata presso la Commissione di appello dell’EUIPO entro due mesi dalla notifica.

Il procedimento di opposizione dei marchi

Il procedimento di opposizione dei marchi

L’opposizione è un procedimento amministrativo che permette ai titolari di diritti anteriori di impedire la registrazione di un marchio in conflitto depositato successivamente.
Tale procedimento è previsto in tutte le legislazioni. La procedura è molto simile nelle varie giurisdizioni nei suoi caratteri generali, laddove si prevede che una domanda di registrazione di marchio sia pubblicata su un bollettino o gazzetta dei marchi, con un termine per i titolari di diritti anteriori per presentare l’atto di opposizione. L’opponente presenta le proprie argomentazioni, basate su marchi o altri segni distintivi anteriori e illustra le proprie argomentazioni; il richiedente, cioè colui che ha depositato il marchio, ha il diritto di replicare e, al termine del procedimento, l’ufficio marchi competente emette una decisione di accoglimento o rifiuto dell’opposizione. La decisione è solitamente appellabile, secondo diverse modalità e procedure previste dalle normative dei singoli paesi. L’accoglimento dell’opposizione e il conseguente rifiuto di registrazione del marchio depositato presuppone una valutazione dell’esistenza di un conflitto tra i marchi. Tale decisione non costituisce comunque un provvedimento di inibitoria all’uso del marchio dichiarato confondibile. Solo l’autorità giudiziaria può impedire ad un soggetto di non usare il marchio.

 

Opposizione ai marchi italiani

Fino al 2011, l’Italia era uno dei pochi paesi dell’Unione Europea in cui non era possibile opporsi alla registrazione di un marchio tramite un procedimento amministrativo. Chi era interessato ad ottenere la nullità di un marchio doveva instaurare una causa civile presso la Sezione Specializzata del Tribunale competente, con un aggravio di costi e di onere probatorio rilevante.

Dal luglio 2011, invece, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha avviato la procedura di pubblicazione delle domande di registrazione di nuovi marchi, dando così la possibilità di presentare opposizione ed impedire la registrazione di marchi che si ritengono confondibili con determinati diritti anteriori.
Si tratta di una procedura amministrata dall’Ufficio Affari Giuridici dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ha formato degli Esaminatori specializzati in materia.

Il Bollettino nr. 1 è stato pubblicato l’11 luglio 2011 e le prime opposizioni sono state depositate nei mesi successivi. Il Bollettino viene attualmente pubblicato solo on-line alla pagina http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Bollettino.aspx con cadenza mensile.

L’opposizione può essere depositata contro le domande di registrazione di marchi italiani; entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino dei marchi. Tale termine è improrogabile. Inoltre l’opposizione può anche essere presentata contro le designazioni italiane dei marchi internazionali e in tal caso il termine è di quattro mesi dalla data di pubblicazione della registrazione nella Gazzetta dell’OMPI/WIPO.

L’opposizione può essere presentata da soggetti titolari di marchi registrati in Itali (marchi nazionali italiani o internazionali con designazione dell’Italia) o di marchi EU.
Non è possibile basare l’opposizione su marchi di fatto, cioè marchi non depositati, né registrati e neppure su diritti derivanti dall’uso della ditta, della denominazione o ragione sociale, dell’insegna e del nome a dominio. Non si possono neppure far valere impedimenti derivanti dalla rinomanza del marchio o da un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo6-bis Convenzione di Unione di Parigi. Tali diritti possono essere fatti valere solo nel corso di una causa dinanzi all’autorità giudiziaria. Di conseguenza conviene depositare sempre i propri marchi e fare ricerche sul Bollettino per individuare marchi confondibili depositati successivamente.

È, inoltre, prevista un’altra ipotesi di opposizione, più specifica e meno frequente, fondata sulla mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8 del Codice della proprietà industriale/ritratti di persona, nomi di persona e segni notori).

Attualmente l’atto di opposizione può essere presentato attraverso un deposito telematico direttamente sulla piattaforma dell’UIBM.

L’UIBM, una volta ricevuto l’atto e verificati la correttezza formale e il pagamento della tassa, inoltra ad entrambe le parti una lettera c.d. “prima Comunicazione alle Parti”, con la quale si concede un periodo iniziale di due mesi per cercare di addivenire ad un accordo conciliativo. Tale termine è prorogabile con istanza comune delle parti.
Le parti possono quindi negoziare un eventuale accordo di coesistenza, basato su reciproci impegni e con una eventuale limitazione della lista dei prodotti e servizi designati nella domanda di registrazione. Se si giunge ad accordo durante tale periodo di conciliazione, l’opponente potrà valutare di ritirare la sua opposizione e chiedere il rimborso della tassa versata.

Al termine di questo periodo, se le parti non avranno raggiunto un accordo, si entrerà nella fase contenziosa nella quale ognuno potrà depositare deduzioni e osservazioni, nonché le prove a sostegno delle proprie argomentazioni. Durante tale fase il richiedente, cioè colui che ha subito l’opposizione, può chiedere l’esibizione delle prove attestanti l’uso del marchio (o dei marchi) dell’opponente registrato da più di cinque anni. Se le prove non sono ritenute sufficienti per dimostrare un uso serio ed effettivo di un marchio nel territorio rilevante e per i prodotti e servizi su cui è basta l’opposizione, l’esaminatore deciderà sull’opposizione senza tenere conto del medesimo marchio dell’opponente.
L’Ufficio marchi deve emettere la sua decisione al massimo entro due anni dalla data in cui era stata presentata l’opposizione. La decisione dell’Ufficio marchi può essere appellata presso la Commissione dei Ricorsi entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Sotto il profilo pratico, dal momento che non è possibile fondare un’opposizione sul semplice uso anteriore di un marchio non registrato, è consigliabile verificare il proprio portafoglio marchi e, all’occorrenza, provvedere a registrare i marchi utilizzati e non ancora protetti tramite registrazione.

Una volta registrati i propri marchi, è poi consigliabile attivare i servizi di sorveglianza, la cui funzione è quella di controllare e individuare i depositi di domane di registrazione di marchi italiani o internazionali designanti l’Italia che potrebbero risultare in conflitto con i propri marchi e dunque opponibili innanzi all’UIBM.

È, inoltre, consigliabile predisporre e conservare la documentazione necessaria a provare l’uso dei propri marchi registrati, qualora, come detto, controparte ne faccia richiesta nel caso di un’opposizione basata su un marchio registrato da oltre cinque anni.

Le ricerche di anteriorità per i marchi

Le ricerche di anteriorità per i marchi

Prima di cominciare ad usare un marchio in un determinato territorio, è importante verificare l’eventuale esistenza di marchi anteriori confondibili con il proprio già depositati e/o registrati da terzi.

A parte le ricerche su Internet e le indagini di mercato finalizzate a verificare l’esistenza di eventuali marchi già usati da terzi, è fondamentale effettuare delle ricerche dei marchi dei paesi dove si intende operare e quindi, se le ricerche danno esito favorevole, tutelare il marchio con una registrazione. È possibile, per esempio, che esistano dei marchi depositati e/o registrati, ma magari non ancora in uso, che quindi non appaiono dalle ricerche su Internet o tra i consumatori.

Le ricerche di anteriorità servono appunto a verificare l’eventuale esistenza di marchi identici a quello di interesse (ricerca di mera identità) ed anche quelli simili da un punto di vista fonetico, visivo e semantico (ricerche per similitudine). Le ricerche vengono focalizzate nel settore di interesse dei prodotti e servizi per i quali il marchio di interesse verrà usato.

I titolari di marchi registrati anteriormente possono opporsi alla registrazione di un marchio simile successivo, oltre che avviare delle azioni legali a tutela dei propri diritti, se dimostrano l’esistenza di un rischio di confusione dovuta all’identità o somiglianza tra i marchi e all’identità o affinità tra prodotti e servizi. I marchi di rinomanza possono inoltre godere anche di una tutela ultramerceologica.

Per tali motivi, prima di usare e depositare un nuovo marchio, è importante effettuare delle ricerche di anteriorità approfondite, non solo tra i marchi identici, ma anche tra quelli simili a quello di interesse, sia nelle classi più pertinenti per la propria attività, sia anche in altre classi nelle quali potrebbero trovarsi prodotti o servizi affini.

Le ricerche vengono effettuate per paese nei registri dei marchi depositati e registrati in un determinato territorio. Per esempio, per l’Italia occorre effettuare le ricerche non solo tra i marchi nazionali italiani registrati presso l’UIBM, ma anche tra i marchi comunitari registrati presso l’EUIPO e quelli internazionali registrati presso l’OMPI che designano l’Italia e/o l’Unione Europea. Prima di depositare un marchio dell’Unione Europea è opportuno effettuare una ricerca anche tra i marchi nazionali di tutti gli Stati dell’Unione Europea perché i titolari dei marchi nazionali (anche solo di un paese UE) sono legittimati a presentar opposizione contro una domanda di marchio dell’Unione Europea.

Quasi tutti i paesi del mondo dispongono ormai di un registro marchi on-line, ove è possibile effettuare delle preliminari verifiche di identità. La piattaforma TM VIEW https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=it (consultabile anche in italiano) raccoglie molti registri marchi di diversi paesi del mondo e permette di effettuare un preliminare screening  gratuito, se pur solo di marchi identici.

Tale strumento è molto utile per poter effettuare delle verifiche preliminari quando si hanno diverse denominazioni possibili per un nuovo prodotto. I risultati della verifica attraverso TM VIEW non sono comunque sufficienti, anche perché i campi ricercabili non sono del tutto omogenei e i dati non risultano sempre aggiornati.

È, quindi, consigliabile effettuare delle più approfondite verifiche su altre banche dati più complete e soprattutto attraverso parametri complessi, che comprendano una valutazione anche dei marchi simili a quello di interesse.

I costi delle ricerche sopra menzionate non sono in genere proibitivi, se circoscritte ad un numero limitato di Stati e di classi merceologiche. Quando l’impresa ritenga di non poterne sostenere la spesa, sarà consigliabile effettuare una verifica almeno tra i marchi nazionali in alcuni paesi selezionati, oltre che a livello di marchio internazionale e comunitario, piuttosto che rinunciare del tutto ad eseguire la ricerca.

Ricerche più complete richiederebbero, inoltre, la verifica dell’inesistenza di diritti di terzi derivanti da ragioni o denominazioni sociali, nomi a dominio ed altri diritti.

Naturalmente, quante più ricerche si effettuano, tanto più si ridurrà il rischio che, a posteriori, risultino eventuali diritti di terzi, anche se non si potrà mai ottenere l’assoluta certezza dell’inesistenza di tali diritti.

Strategia brevettuale dell’impresa

Strategia brevettuale dell’impresa

COSA BREVETTARE

Un’idea nuova non deve necessariamente presentare, per essere considerata un’invenzione brevettabile, dei caratteri di novità e di originalità eccezionali, ma semplicemente consistere in una soluzione di un problema tecnico, che risulti in qualche modo vantaggiosa.

Un qualsiasi bene che, potenzialmente e per qualsiasi ragione, possa risultare più appetibile per il consumatore di altri beni simili già presenti sul mercato, sovente merita di essere brevettato.

Conviene tutelare con un brevetto il risultato di una qualsiasi ricerca che abbia comportato un investimento importante, indipendentemente dal fatto che il risultato della ricerca appaia immediatamente utilizzabile o meno (se non è utile al momento, se brevettato può essere venduto a terzi che vogliano continuare la ricerca, oppure essere utilizzato in futuro dall’azienda, al variare delle condizioni di mercato).

Più in generale, il brevetto è equiparabile ad un investimento a lungo termine. Di conseguenza, la convenienza o meno di depositare un brevetto non dovrebbe essere giudicata sulla base delle possibilità o meno di realizzare un utile immediato, ma prendendo in considerazione la futura attività dell’azienda e gli eventuali sviluppi che potranno verificarsi nel ramo della tecnica cui l’idea da brevettare si riferisce durante il periodo di validità del brevetto.

QUANDO BREVETTARE

In linea di principio vale spesso la seguente massima: “ un brevetto non portato agli estremi sviluppi subito è sempre meglio di un brevetto assolutamente perfetto poi”.

In generale, l’imprenditore deposita un brevetto solo quando l’idea è stata completamente sviscerata e le relativa forme di attuazione messe a punto.

Un simile modo di agire comporta dei rischi notevoli, sia in quanto può permettere ad altri di brevettare per primi la stessa idea, sia in quanto quest’ultima rischia di essere divulgata (ad esempio tramite contatti con i fornitori) prima del deposito della domanda di brevetto, con conseguente invalidità del brevetto per difetto di novità.

Inoltre, in questo modo, vengono brevettate solo quelle idee che vengono effettivamente messe subito in pratica.

Corre invece meno rischi l’imprenditore che brevetta una soluzione tecnica, sussistendone ovviamente i requisiti di legge, immediatamente dopo averla ideata, anche senza aspettare di averla totalmente perfezionata.

Se gli eventuali successivi perfezionamenti lo meritano, il deposito di successivi brevetti sarà sempre possibile.

COME BREVETTARE

Le soluzioni innovative aziendali potranno, a seconda dei casi, essere protette mediante brevetti d’invenzione, modello di utilità, registrazione di disegni o modelli.

DOVE BREVETTARE

La scelta dei paesi di brevettazione richiede la considerazione di molteplici elementi.

Innanzitutto, occorrerebbe brevettare nei paesi nei quali si abbia una ragionevole aspettativa di guadagno dalle vendite dei prodotti brevettati o realizzati mediante i procedimenti brevettati; in secondo luogo, potrebbe essere conveniente brevettare nei paesi dove si trovano gli impianti produttivi dei principali concorrenti, anche se non si ha intenzione immediata di vendere in tali paesi.

Questa decisione, in genere, non viene presa immediatamente dopo la presentazione di una domanda di brevetto italiana, ma alcuni mesi prima (normalmente 3 o 4) dalla scadenza dei termini di priorità (la Convenzione di Parigi prevede la possibilità di depositare entro 12 mesi dalla data di primo deposito in altri paesi).

Esistono infatti solo pochissime invenzioni che, sin dal loro concepimento, mettono in evidenza tutta la loro capacità di produrre un certo reddito: nella maggior parte dei casi, le possibilità di sfruttamento si possono intravvedere solo dopo un certo periodo dalla data di deposito della domanda, attraverso valutazioni di carattere tecnico e con una attenta analisi dei mercati.

A chi spettano i diritti di brevetto?

A chi spettano i diritti di brevetto?

È oggigiorno statisticamente sempre più raro che un brevetto (più precisamente, un’invenzione) sia il frutto dell’iniziativa di un singolo soggetto. Infatti, nella stragrande maggioranza delle ipotesi l’invenzione è il risultato del lavoro di una moltitudine di soggetti che, a vario titolo e con modalità differenti, apportano mezzi e risorse, anche finanziarie, finalizzati proprio allo scopo di ottenere delle invenzioni e, quindi, dei brevetti.

Ebbene, proprio per queste seconde e ben più frequenti ipotesi, ci si chiede a chi spettino poi i diritti sul brevetto. A tal riguardo è opportuna una distinzione preliminare, tra diritti morali e diritti patrimoniali.

Il diritto morale di paternità, cioè il diritto ad essere riconosciuto come autore dell’invenzione, spetta all’inventore (o agli inventori), ed è diritto non cedibile, non rinunciabile e imprescrittibile. Tale diritto spetta all’inventore a prescindere da chi presenti la domanda di brevetto e, cioè, da chi sia titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico.

Quanto ai diritti patrimoniali sulle invenzioni, la regola generale – che, tuttavia, rispecchia ancora la realtà desueta in cui l’invenzione era frutto dell’iniziativa di un singolo soggetto – è che tali diritti spettano all’autore dell’invenzione.

Detta regola generale subisce una prima importante deroga per l’ipotesi in cui l’invenzione sia effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tal fine retribuita (c.d. ipotesi dell’invenzione di servizio). In questi casi – fermo restando che il diritto morale di paternità rimane in capo all’inventore – i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro e nulla è dovuto al dipendente.

Qualora, invece, l’attività inventiva non sia oggetto del contratto di lavoro e non sia prevista una retribuzione specifica per la stessa, ma venga comunque sviluppata durante lo svolgimento delle mansioni dell’inventore (c.d. ipotesi dell’invenzione di azienda), i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro, ma all’inventore è riconosciuto il diritto ad ottenere un equo premio, determinato tenendo in considerazione l’importanza dell’invenzione, le mansioni svolte e il contributo ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro, premio spettante a condizione che il datore di lavoro ottenga effettivamente il brevetto o lo utilizzi in regime di segreto industriale.

Ulteriore ipotesi è quella della c.d. invenzione occasionale, cioè quando l’invenzione è realizzata dal dipendente al di fuori del contratto di lavoro, pur rientrando nel settore di attività del datore di lavoro. In questi casi i diritti patrimoniali spettano al dipendente/inventore, ma il datore di lavoro ha un diritto di opzione sull’uso dell’invenzione e, altresì, sull’acquisto del brevetto concesso. Qualora il datore di lavoro eserciti il diritto di opzione, dovrà corrispondere al dipendente un canone per l’ipotesi di uso, o un prezzo per l’ipotesi di acquisto, commisurati al valore dell’invenzione, dedotto l’apporto materiale ed intellettuale forniti all’inventore nella realizzazione dell’invenzione.

Infine, l’ipotesi dell’invenzione realizzata da un soggetto che non sia dipendente, nell’esecuzione di un contratto differente. In questi casi, pur nel silenzio della legge, si ritiene concordemente che i diritti patrimoniali sull’invenzione spettino al committente se l’attività inventiva rappresenta l’oggetto del contratto, fermo sempre il diritto morale di paternità in capo all’inventore.

I limiti merceologici della tutela del marchio: marchi ordinari e marchi rinomati

I limiti merceologici della tutela del marchio: marchi ordinari e marchi rinomati

Il marchio ha un’efficacia merceologicamente limitata ai prodotti/servizi identici o affini a quelli di registrazione, salvo i casi di tutela allargata, che esorbita da questi limiti merceologici, prevista per i marchi c.d. “di rinomanza”.

Il concetto di “affinità”, che al di fuori del nostro paese è talvolta reso con il termine “somiglianza”, si ritiene stia ad indicare una similarità merceologica tra i prodotti/servizi, o una connessione tra le loro destinazioni o tra i bisogni che gli stessi soddisfano. Ad esempio, in certi giudizi sono stati ritenuti “affini”: detersivi e deodoranti, detersivi e panni per la pulitura, bevande alcoliche e analcoliche, calze e filati. Oppure, si è sostenuto che sussista “affinità” quando a causa delle tipologie di prodotti coinvolti e dei loro usuali produttori, il consumatore possa ragionevolmente ritenere che essi provengano da una stessa impresa, come avviene, ad esempio, nel settore della moda, nel quale è abituale che chi produce capi di abbigliamento produca anche borse e calzature.

In considerazione dei limiti merceologici della tutela sopra evidenziati, è consigliabile che l’impresa depositi il proprio marchio per tutte le tipologie di prodotti o servizi di proprio interesse.

Praticamente si dovrà indicare nella domanda di registrazione quali prodotti si intendono proteggere con il marchio. Questa indicazione, per necessità amministrative, deve rispettare una classificazione di prodotti e servizi stabilita dalla normativa del paese di deposito.

Il sistema di classificazione adottato dalla maggior parte dei paesi, tra i quali l’Italia, è quello stabilito dall’accordo di Nizza del 1957 e successive edizioni (l’ultima è la X edizione, in vigore dal 1.1.2012) prevede una ripartizione in 45 classi merceologiche. Le classi dalla nr. 1 alla nr. 34 riguardano i prodotti e quelle dalla nr. 35 alla nr. 35 i servizi. Ad esempio: la classe nr. 25 comprende “Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”, la nr. 18 “Cuoio e sue imitazioni..”. Pertanto, se si desiderasse ottenere la protezione del marchio per prodotti di abbigliamento (classe 25) e per prodotti in cuoio quali borse e valigie (classe 18), occorrerebbe depositare la domanda di marchio in entrambe le classi, indicando i prodotti che si intendono proteggere nell’ambito di ciascuna di esse.

Si noti che questa classificazione merceologica ha solo una rilevanza amministrativa e che non è utilizzabile ai fini di determinare l’affinità o meno tra i prodotti.

Il 2 maggio del 2013 l’Ufficio Marchi dell’Unione Europea (EUIPO già UAMI) e gli Uffici nazionali dei singoli Paesi europei, compresa l’Italia, hanno emanato un Circolare interpretativa in merito alla stesura della lista prodotti e servizi. I prodotti o i servizi devono, infatti, essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. Tale precisazione si è resa necessaria in seguito ad una pronuncia della Corte di Giustizia del 19 giugno 2012 (caso “IP Translator” C-307/10).

I limiti merceologici sopra considerati valgono per i marchi “ordinari”. Esiste però un tipo di marchi che sono tutelati senza limiti merceologici, nel senso che per essi la protezione si estende anche a prodotti che non sono né identici né affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato. Si tratta dei c.d. “marchi che godono di rinomanza che al di fuori del nostro paese sono talvolta definiti come marchi che “godono di notorietà”.

Si noti, però, che questa tutela ultramerceologica non è illimitata.

Infatti, la normativa italiana (come anche la normativa sul marchio dell’Unione Europea) stabilisce che il titolare di un marchio “rinomato” può vietare a terzi di usare il marchio, anche per prodotti che non siano né identici né affini, ad una delle seguenti condizioni: se l’uso del segno consente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o se tale uso reca pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio stesso.

In generale, è verosimile che queste due condizioni sussistano quanto più il marchio è diffusamente conosciuto nel mercato di riferimento.

Quando può essere conveniente trasferire la propria tecnologia

Quando può essere conveniente trasferire la propria tecnologia

È noto che mediante i contratti di trasferimento di tecnologia l’impresa, invece di sfruttare in proprio la tecnologia attraverso la fabbricazione e la vendita dei prodotti, la concede ad un’altra impresa perché vi provveda essa stessa.

Si può pertanto affermare che un’impresa può essere interessata a trasferire la propria tecnologia quando non sia in grado di sfruttarla direttamente in modo efficiente.

Questa situazione può presentarsi, in diversi casi, ed in particolare quando:

  • Lo sfruttamento della tecnologia richiede investimenti che si trovano al di fuori delle capacità finanziarie dell’impresa
  • La produzione richiede il raggiungimento di economia di scala che si trovano al di là delle capacità produttive dell’impresa
  • Il mercato di sbocco dei prodotti è di tale vastità che l’impresa non dispone di un’organizzazione adeguata a fabbricare e distribuire direttamente i prodotti
  • La tecnologia non può essere sfruttata in modo efficiente, senza altre tecnologie complementari, che l’impresa non possiede
  • Il paese nel quale si desidererebbe sfruttare la tecnologia non può essere raggiunto mediane la vendita di prodotti, a causa delle restrizioni legali o doganali alle importazioni, di altri costi di trasporto, della mancanza di contatti con agenti, distributori o altri intermediari del paese, e così via
  • La tecnologia è obsoleta nel nostro paese e in altre aree geografiche, ma è invece ancora adatta all’economia del paese di destinazione.

In tutti questi casi il trasferimento della tecnologia a terzi può costituire una valida alternativa al suo diretto sfruttamento.

Nel decidere se possa essere conveniente o meno procedere al trasferimento, non si dovranno considerare solo gli aspetti di redditività immediata, ma si dovrà tenere conto anche dei rischi connessi a possibili effetti indesiderati, anche a medio e lungo termine.

Ad esempio, se l’impresa italiana trasferisse ad un’impresa estera una tecnologia simile a quella che essa stessa già utilizza nel proprio processo produttivo, finirebbe per creare un concorrente; se questi poi disponesse di sufficienti capacità produttive e commerciali, potrebbe riuscire a vendere i prodotti sui mercati di interesse dell’impresa italiana, sottraendole quote di fatturato e di utili.

Pertanto prima di trasferire una tecnologia, è sempre consigliabile valutare attentamente i rischi di una potenziale concorrenza della controparte e, sempre che la legge applicabile lo consenta, la possibilità di limitare tale concorrenza mediante apposite pattuizioni contrattuali, quali: divieti di fabbricazione fuori territorio, divieti di esportazione dal territorio ed altre.

Un ultimo suggerimento.

Normalmente a fine anno ogni impresa dovrebbe valutare il costo di mantenimento dei propri brevetti per l’anno successivo. Ora se l’impresa valuta che un brevetto sia relativo ad un primo prodotto che non viene più fabbricato in quanto superato da un secondo prodotto migliorato rispetto al primo, sarebbe opportuno far scadere il brevetto relativo al primo prodotto. Ma vi può essere un’altra impresa che è indietro tecnologicamente e che quindi potrebbe essere interessata al primo prodotto ed al relativo brevetto?