È oggigiorno statisticamente sempre più raro che un brevetto (più precisamente, un’invenzione) sia il frutto dell’iniziativa di un singolo soggetto. Infatti, nella stragrande maggioranza delle ipotesi l’invenzione è il risultato del lavoro di una moltitudine di soggetti che, a vario titolo e con modalità differenti, apportano mezzi e risorse, anche finanziarie, finalizzati proprio allo scopo di ottenere delle invenzioni e, quindi, dei brevetti.

Ebbene, proprio per queste seconde e ben più frequenti ipotesi, ci si chiede a chi spettino poi i diritti sul brevetto. A tal riguardo è opportuna una distinzione preliminare, tra diritti morali e diritti patrimoniali.

Il diritto morale di paternità, cioè il diritto ad essere riconosciuto come autore dell’invenzione, spetta all’inventore (o agli inventori), ed è diritto non cedibile, non rinunciabile e imprescrittibile. Tale diritto spetta all’inventore a prescindere da chi presenti la domanda di brevetto e, cioè, da chi sia titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico.

Quanto ai diritti patrimoniali sulle invenzioni, la regola generale – che, tuttavia, rispecchia ancora la realtà desueta in cui l’invenzione era frutto dell’iniziativa di un singolo soggetto – è che tali diritti spettano all’autore dell’invenzione.

Detta regola generale subisce una prima importante deroga per l’ipotesi in cui l’invenzione sia effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tal fine retribuita (c.d. ipotesi dell’invenzione di servizio). In questi casi – fermo restando che il diritto morale di paternità rimane in capo all’inventore – i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro e nulla è dovuto al dipendente.

Qualora, invece, l’attività inventiva non sia oggetto del contratto di lavoro e non sia prevista una retribuzione specifica per la stessa, ma venga comunque sviluppata durante lo svolgimento delle mansioni dell’inventore (c.d. ipotesi dell’invenzione di azienda), i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro, ma all’inventore è riconosciuto il diritto ad ottenere un equo premio, determinato tenendo in considerazione l’importanza dell’invenzione, le mansioni svolte e il contributo ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro, premio spettante a condizione che il datore di lavoro ottenga effettivamente il brevetto o lo utilizzi in regime di segreto industriale.

Ulteriore ipotesi è quella della c.d. invenzione occasionale, cioè quando l’invenzione è realizzata dal dipendente al di fuori del contratto di lavoro, pur rientrando nel settore di attività del datore di lavoro. In questi casi i diritti patrimoniali spettano al dipendente/inventore, ma il datore di lavoro ha un diritto di opzione sull’uso dell’invenzione e, altresì, sull’acquisto del brevetto concesso. Qualora il datore di lavoro eserciti il diritto di opzione, dovrà corrispondere al dipendente un canone per l’ipotesi di uso, o un prezzo per l’ipotesi di acquisto, commisurati al valore dell’invenzione, dedotto l’apporto materiale ed intellettuale forniti all’inventore nella realizzazione dell’invenzione.

Infine, l’ipotesi dell’invenzione realizzata da un soggetto che non sia dipendente, nell’esecuzione di un contratto differente. In questi casi, pur nel silenzio della legge, si ritiene concordemente che i diritti patrimoniali sull’invenzione spettino al committente se l’attività inventiva rappresenta l’oggetto del contratto, fermo sempre il diritto morale di paternità in capo all’inventore.

Il marchio ha un’efficacia merceologicamente limitata ai prodotti/servizi identici o affini a quelli di registrazione, salvo i casi di tutela allargata, che esorbita da questi limiti merceologici, prevista per i marchi c.d. “di rinomanza”.

Il concetto di “affinità”, che al di fuori del nostro paese è talvolta reso con il termine “somiglianza”, si ritiene stia ad indicare una similarità merceologica tra i prodotti/servizi, o una connessione tra le loro destinazioni o tra i bisogni che gli stessi soddisfano. Ad esempio, in certi giudizi sono stati ritenuti “affini”: detersivi e deodoranti, detersivi e panni per la pulitura, bevande alcoliche e analcoliche, calze e filati. Oppure, si è sostenuto che sussista “affinità” quando a causa delle tipologie di prodotti coinvolti e dei loro usuali produttori, il consumatore possa ragionevolmente ritenere che essi provengano da una stessa impresa, come avviene, ad esempio, nel settore della moda, nel quale è abituale che chi produce capi di abbigliamento produca anche borse e calzature.

In considerazione dei limiti merceologici della tutela sopra evidenziati, è consigliabile che l’impresa depositi il proprio marchio per tutte le tipologie di prodotti o servizi di proprio interesse.

Praticamente si dovrà indicare nella domanda di registrazione quali prodotti si intendono proteggere con il marchio. Questa indicazione, per necessità amministrative, deve rispettare una classificazione di prodotti e servizi stabilita dalla normativa del paese di deposito.

Il sistema di classificazione adottato dalla maggior parte dei paesi, tra i quali l’Italia, è quello stabilito dall’accordo di Nizza del 1957 e successive edizioni (l’ultima è la X edizione, in vigore dal 1.1.2012) prevede una ripartizione in 45 classi merceologiche. Le classi dalla nr. 1 alla nr. 34 riguardano i prodotti e quelle dalla nr. 35 alla nr. 35 i servizi. Ad esempio: la classe nr. 25 comprende “Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”, la nr. 18 “Cuoio e sue imitazioni..”. Pertanto, se si desiderasse ottenere la protezione del marchio per prodotti di abbigliamento (classe 25) e per prodotti in cuoio quali borse e valigie (classe 18), occorrerebbe depositare la domanda di marchio in entrambe le classi, indicando i prodotti che si intendono proteggere nell’ambito di ciascuna di esse.

Si noti che questa classificazione merceologica ha solo una rilevanza amministrativa e che non è utilizzabile ai fini di determinare l’affinità o meno tra i prodotti.

Il 2 maggio del 2013 l’Ufficio Marchi dell’Unione Europea (EUIPO già UAMI) e gli Uffici nazionali dei singoli Paesi europei, compresa l’Italia, hanno emanato un Circolare interpretativa in merito alla stesura della lista prodotti e servizi. I prodotti o i servizi devono, infatti, essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. Tale precisazione si è resa necessaria in seguito ad una pronuncia della Corte di Giustizia del 19 giugno 2012 (caso “IP Translator” C-307/10).

I limiti merceologici sopra considerati valgono per i marchi “ordinari”. Esiste però un tipo di marchi che sono tutelati senza limiti merceologici, nel senso che per essi la protezione si estende anche a prodotti che non sono né identici né affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato. Si tratta dei c.d. “marchi che godono di rinomanza che al di fuori del nostro paese sono talvolta definiti come marchi che “godono di notorietà”.

Si noti, però, che questa tutela ultramerceologica non è illimitata.

Infatti, la normativa italiana (come anche la normativa sul marchio dell’Unione Europea) stabilisce che il titolare di un marchio “rinomato” può vietare a terzi di usare il marchio, anche per prodotti che non siano né identici né affini, ad una delle seguenti condizioni: se l’uso del segno consente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o se tale uso reca pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio stesso.

In generale, è verosimile che queste due condizioni sussistano quanto più il marchio è diffusamente conosciuto nel mercato di riferimento.