Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) in Huawei vs. ZTE ha fornito un utile orientamento per i casi in cui un titolare di SEP che si sia impegnato a concedere in licenza i propri SEP in regime FRAND è legittimato a intentare un provvedimento inibitorio nei confronti di un utilizzatore (ovvero una società che fa uso dell’insegnamento del SEP) senza ledere le norme sulla concorrenza per abuso di posizione dominante (Articolo 102 TFUE).

La sentenza della CGUE è anche in questo caso un “compromesso” fra gli interessi dei titolari dei SEP a proteggere il valore delle proprie invenzioni e gli interessi degli utilizzatori a sviluppare e commercializzare prodotti che utilizzano gli standard. La sentenza CGUE ha delineato una serie di principi fondamentali che i titolari dei SEP dovrebbero seguire nelle negoziazioni per la concessione in licenza di brevetti SEP per evitare che una richiesta di provvedimento inibitorio sia considerata un abuso di posizione dominante:

• Il titolare del SEP deve avvertire l’utilizzatore con comunicazione scritta della violazione contestatagli, indicando il SEP di riferimento e in che modo sarebbe stato violato. Questo perché l’utilizzatore potrebbe non essere consapevole di stare utilizzando l’insegnamento di SEP che sono validi ed essenziali per uno standard.
• L’utilizzatore deve manifestare una disponibilità a stipulare un accordo di concessione di licenza in regime FRAND.
• Il titolare del SEP deve far pervenire una specifica offerta scritta per una concessione di licenza in regime FRAND. L’offerta deve riportare l’ammontare delle royalty e il modo in cui viene calcolato.
• L’utilizzatore è tenuto a rispondere all’offerta “con coscienza”, in conformità con la prassi commerciale consolidata del settore e in buona fede; questo deve essere stabilito sulla base di fattori oggettive e deve contemplare in particolare l’assenza di tattiche dilatorie.
• Se l’utilizzatore non accetta l’offerta che gli è stata fatta, una controfferta in armonia con le condizioni FRAND deve pervenire tempestivamente e in forma scritta al titolare del SEP.
• Se l’utilizzatore sta facendo uso degli insegnamenti dei SEP prima che sia stato concluso un accordo di concessione di licenza, l’utilizzatore deve fornire opportune rassicurazioni in ordine al proprio uso passato e futuro dei SEP ad esempio fornendo una garanzia bancaria per il pagamento di royalty o accantonando una rilevante somma di denaro in un deposito.
• Qualora non si raggiunga un accordo sui dettagli delle condizioni FRAND in seguito alla controfferta dell’utilizzatore, le parti possono chiedere di comune accordo che l’ammontare della royalty sia determinato da una parte terza indipendente.
• L’utilizzatore non può essere oggetto di critiche se in parallelo ai negoziati per la concessione di una licenza contesta la validità o l’essenzialità dei SEP o si riserva il diritto di farlo in futuro.  Pertanto, in contrasto con le disposizioni della sentenza Orange Book Standard che prevedeva un’“offerta incondizionata” da parte dell’utilizzatore per la concessione di licenza (a significare un accordo a non contestare la presunta violazione o validità del brevetto), l’utilizzatore può difendersi sollevando obiezioni di non-violazione e nullità.

In parallelo alla negoziazione per la concessione di licenza, il presunto autore della violazione può contestare la validità del SEP, l’essenzialità del (presunto) SEP, l’uso effettivo del SEP o riservarsi di farlo in futuro.

Il precedente elenco di punti fornito dalle due decisioni della Commissione Europea nei casi Motorola e Samsung fornisce un orientamento nella direzione di una “pace brevettuale” nel settore delle telecomunicazioni. Inoltre, questi due casi garantiscono certezza del diritto in tutti i settori in cui gli standard e i SEP soggetti a regime FRAND sono rilevanti, guidando i tribunali degli Stati Membri e gli SSO nell’interpretazione delle norme sulla concorrenza EU riguardanti l’applicazione di SEP soggetti a regime FRAND.

Le decisioni Motorola e Samsung della Commissione Europea confermano l’approccio equidistante della Commissione Europea in materia di diritti di proprietà intellettuale e concorrenza. I diritti di proprietà intellettuale, importanti per innovazione e crescita, non devono essere esercitati in modo indebito a discapito della concorrenza e di conseguenza dei consumatori.

In concreto, queste decisioni stabiliscono che i titolari dei SEP non devono abusare della propria posizione dominante sul mercato “condizionando” con provvedimenti inibitori licenziatari che si mostrino disponibili. Queste decisioni forniscono agli operatori del settore un’ulteriore spiegazione e un orientamento in materia di limitazione delle norme sulla concorrenza in relazione a provvedimenti inibitori basati su SEP.

In particolare, nei casi Samsung e Motorola la Commissione stabilisce che, nell’ambito della standardizzazione nella quale i titolari dei SEP si siano impegnati a (i) concedere in licenza i propri SEP e (ii) a farlo in condizioni eque, ragionevoli e con discriminatorie (FRAND), è anti-concorrenziale tentare di escludere concorrenti dal mercato intentando azioni inibitorie sulla base di SEP se il licenziatario è disponibile a siglare una concessione di licenza in regime FRAND.

In queste circostanze intentare azioni inibitorie può alterare le negoziazioni per la concessione di licenze e portare a condizioni di concessione di licenze inique, con un impatto negativo sulle scelte dei consumatori e sui prezzi.