In caso di violazione dei diritti di Proprietà Industriale è possibile ricorrere alle misure cautelari previste dal C.p.i.: descrizione, sequestro, inibitoria.

Si noti inoltre che con il decreto legislativo nr. 140/2006 (di esecuzione della Direttiva nr. 48/2004/CE, cosiddetta “Direttiva Enforcement”) è stato introdotto nel Codice, in funzione di misura cautelare, l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti presso chiunque ne abbia la disponibilità (articolo 131 C.p.i.).

Preliminarmente, si tenga presente che i presupposti necessari per poter richiedere le suddette misure cautelari sono il fumus boni juris ed il periculum in mora. In altre parole, si deve dimostrare un principio di fondatezza della propria domanda (fumus) e che  il tempo necessario per arrivare alla conclusione del giudizio potrebbe rivelarsi pregiudizievole per il proprio diritto (periculum). Con riferimento a questo secondo presupposto, tuttavia, parte della giurisprudenza si è più volte pronunciata nel senso di ritenere il periculum insito nella contraffazione della privativa e pertanto comunque presente nell’ipotesi in cui il fenomeno contraffattivo sia ancora sussistente. Tuttavia altra corrente giurisprudenziale ritiene privo del requisito del periculum un cautelare avviato dopo molti mesi o anni dall’inizio e/o dall’apprendimento del fenomeno contraffattivo.

In casi di particolare urgenza il giudice può decidere inaudita altera parte e cioè senza sentire la controparte, riservandosi di confermare o  revocare il provvedimento dopo il contraddittorio instaurato tra le parti nei successivi 15 giorni. Nella pratica le misure d’urgenza vengono concesse in tempi molto rapidi (da un minimo di pochi giorni ad un massimo di pochi mesi) garantendo così al titolare del diritto di esclusiva una reazione tempestiva ed efficace alla violazione dello stesso. Le misure cautelari possono essere concesse anche su titoli di privativa in stato di domanda.

La descrizione ha lo scopo di acquisire elementi probatori della contraffazione del marchio/modello/brevetto. Si noti, però, che tali elementi talvolta possono essere più semplicemente acquisiti in altri modi, ad esempio procurandosi il prodotto contraffatto o cataloghi o materiale promozionale o pubblicitario dal quale risulti la contraffazione, e così via.

Una possibilità data dalla descrizione è anche l’acquisizione dei documenti contabili al fine di ottenere informazioni sul volume contraffattivo e valutare poi se avviare o meno una causa.

Il sequestro, in vece, ha lo scopo principale di sottrarre alla  disponibilità del contraffattore gli oggetti che costituiscono violazione del diritto di privativa ed i relativi mezzi di produzione, oltre che finalità probatorie.

L’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio in sede cautelare, infine, hanno lo scopo di impedire la produzione, l’uso e  la commercializzazione di quanto costituisce violazione del diritto. Le altre misure cautelari possono essere richieste anche congiuntamene o subordinatamente alla descrizione.

L’articolo 129 precisa inoltre che “ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione o dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o  subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato”. La prova della contraffazione acquisita per il tramite della descrizione, quindi, è valutata già in fase cautelare.

Infine, con la più recente riforma codicistica:

è stata riconosciuta la possibilità di un accertamento negativo della contraffazione di una privativa industriale anche in via d’urgenza: tale nuovo strumento consente una sorta di “difesa anticipata” nel senso che  permette, specie a chi teme un attacco ingiustificato e quindi strumentale, di prevenire l’azione di contraffazione da parte di un concorrente;

è stata introdotta la consulenza tecnica preventiva (cosiddetta “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile): tale  nuovo strumento consente di ottenere in tempi brevi un accertamento di validità/violazione della privativa che sarà poi utile al soggetto che l’ha richiesta per l’eventuale composizione stragiudiziale della vertenza. La parte può anche in un successivo giudizio di merito richiedere che venga acquisita agli atti la CTU. Si ritiene peraltro che  la CTP possa essere richiesta anche in assenza di motivi di urgenza.

Con il provvedimento cautelare il Giudice stabilisce anche il termine entro il quale le parti devono instaurare il giudizio ordinario di merito (sede destinata a valutare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’azione cautelare ante causam). Ove il Giudice non vi disponga, il giudizio di merito deve essere iniziato entro il termine di venti  giorni lavorativi, o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla data di pronuncia dell’ordinanza (se avvenuta in udienza) o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

Se nessuna delle parti inizia l giudizio di merito nei termini prescritti:

i provvedimenti cautelari che abbino natura conservativa (per esempio la descrizione) perdono la propri efficacia;

i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile o gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (misure cautelari cosiddette anticipatorie) mantengono la propria efficacia. In tal modo si consente di fatto un giudizio molto rapido, da qualche commentatore definito “abbreviato”£. Ad oggi non sono molti i procedimenti cautelari ai quali non è seguito un giudizio di merito.