Opposizione ai marchi dell’Unione Europea

Opposizione ai marchi dell’Unione Europea

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La procedura di opposizione comunitaria è in vigore dal 1996, cioè da quando sono state depositate le prime domande di registrazione presso l’UAMI (ora EUIPO), ossia l’agenzia dell’Unione Europea che amministra le registrazioni di marchi dell’Unione Europea o marchi EU (già “marchi comunitari”).

La procedura è disciplinata dagli articoli 41 e seguenti del Regolamento 207/2009 ed è ormai consolidata una prassi codificata in apposite Linee Guida, pubblicate sul sito dell’EUIPO.

È possibile presentare opposizione contro le nuove domande di registrazione dei marchi EU pubblicate sul Bollettino Ufficiale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione. Tale termine è improrogabile. È anche possibile opporsi alla concessione di marchi EU designati nell’ambito di registrazioni internazionali secondo il c.d. “sistema di Madrid”.

Possono presentare opposizione i titolari di diritti anteriori in vigore nel territorio dell’Unione Europea e in particolare i titolari marchi EU, marchi nazionali in uno Stato dell’Unione Europea e di marchi internazionali che designano almeno uno Stato dell’Unione Europea, purché depositati prima della domanda di marchio EU contro cui si presenta opposizione. Inoltre, possono presentare opposizione anche i titolari di marchi non registrati e di altri segni usati nella prassi commerciale e di portata non puramente locale, purché dimostrino che la normativa dello Stato pertinente conferisce una tutela al segno non registrato. L’atto di opposizione può essere presentato on-line direttamente sul sito dell’EUIPO oppure via fax o anche via posta. L’atto deve essere predisposto su un modulo predisposto dall’EUIPO e deve contenere i dati identificativi del titolare e dei diritti su cui si basa la sua opposizione, allegando copia dei certificati dei marchi o degli altri diritti invocati; occorre inoltre indicare il marchio contro cui si oppone e almeno una breve spiegazione dei motivi per cui si chiede il rifiuto del marchio opposto. Tutti documenti devono essere tradotti nella lingua del procedimento e deve essere pagata un’apposita tassa.

L’EUIPO effettua una prima verifica su tali dati ed informazioni e, se tutto è in regola, dichiara l’ammissibilità formale dell’opposizione, dandone notizia all’opponente e alla parte richiedente, cioè a colui che depositato la domanda di registrazione di marchio. L’EUIPO concede alle parti un periodo di due mesi, durante il quale la procedura rimane “congelata” e sospesa e le parti possono negoziare un accordo.

Le parti possono trovare un accordo prevedendo per esempio una limitazione della lista prodotti o un impegno ad usare il marchio solo in abbinamento ad una determinata grafica. Le condizioni vengono spesso redatte in forma scritta con un c:d: “accordo di coesistenza”. Se si giunge ad un accordo l’opponente può valutare di ritirare la sua opposizione e, in tal caso, ottiene il rimborso automatico della tassa di opposizione da parte dell’EUIPO. Altrimenti la procedura prosegue e l’opponente deve presentare la sua memoria argomentando e sviluppando nel dettaglio i motivi d’opposizione. In particolare l’opponente deve argomentare in merito all’identità o affinità tra i prodotti e alla identità o somiglianza tra i marchi e al rischio di confusione.

Il richiedente può presentare la propria replica nei due mesi successivi, confutando gli argomenti dell’opponente e chiedendo eventualmente la produzione delle prove dell’uso del marchio anteriore, se registrato da oltre cinque anni.

In tal caso l’opponente deve produrre documentazione attestante l’uso reale ed effettivo del suo marchio relativamente al territorio in cui è registrato e per i prodotti designati nella registrazione. La prova deve essere costituita da elementi concreti e oggettivi di un uso effettivo, avuto comunque riguardo al settore merceologico e alla natura della merce o del servizio in questione, alle caratteristiche del mercato interessato, all’ampiezza e alla frequenza dell’uso del marchio. Se l’opposizione è basata su un marchio EU l’opponente deve produrre prove dell’uso relative ad una parte sostanziale dell’Unione Europea. Se non vengono prodotte sufficienti prove, il marchio registrato anteriore non viene preso in considerazione nella decisione di opposizione. Dopo lo scambio di una o due repliche per parte, la divisione di opposizione dell’EUIPO emette una decisione che può essere di accoglimento totale e parziale dell’opposizione o di rigetto della stessa; inoltre vien anche emessa una pronuncia sulle spese.

La decisione di primo grado può comunque essere appellata presso la Commissione di appello dell’EUIPO entro due mesi dalla notifica.

Macchina-o-quasi-macchina-secondo-la-Direttiva-Europea-2006-42-CE

Macchina o quasi macchina secondo la Direttiva Europea 2006/42/CE

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La Direttiva Macchine 2006/42/CE individua come:

Macchine:

l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
l’insieme di cui al p.to precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
l’insieme di cui ai 2 p.ti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
l’insiemi di macchine, di cui ai 3 p.ti precedenti, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
l’insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Quasi-macchine:

gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata – ad esempio un sistema di azionamento – unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.

Le quasi macchine non prevedono la Marcatura CE. La Direttiva chiede, invece, che vengano indicati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati sulla quasi-macchina: questa richiesta è coerente con il fatto che a una quasi-macchina non potranno essere applicati tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva, non essendo la quasi-macchina completa e non potendo nella maggioranza dei casi adottare su di essa tutte le misure di protezione necessarie a garantirne un utilizzo sicuro (tali misure dovranno essere adottate sull’insieme complesso di cui la quasi-macchina entrerà a far parte).

Il fabbricante della quasi-macchina fa in questo modo una “parziale dichiarazione di conformità” ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati, avvertendo implicitamente l’acquirente che quelli non citati dovranno essere da lui analizzati nell’ambito della valutazione dell’insieme nel quale la quasi-macchina è destinata a essere inserita.

È importante sottolineare come la Direttiva usi la parola “applicati” e non “applicabili”; infatti nella progettazione e realizzazione di una quasi-macchina il fabbricante è libero — rispettando, chiaramente, gli accordi contrattuali con l’acquirente — di stabilire fino a quale punto applicare la Direttiva, lasciando al soggetto che integrerà la quasi-macchina il completamento delle misure di protezione che renderanno la macchina nel suo complesso conforme ai requisiti della Direttiva.

Per esempio un robot può essere fornito privo di qualsiasi protezione perimetrale oppure dotato di protezioni perimetrali parziali che l’assemblatore completerà all’atto dell’integrazione della quasi-macchina nella macchina complessiva.

Mentre le macchine devono essere fornite di Dichiarazione CE di conformità, la parte B dell’allegato II della Direttiva 2006/42/CE prevede che le quasi-macchine siano fornite di una Dichiarazione d’Incorporazione, ma di questo parleremo nel prossimo articolo del nostro blog.

Attraverso questo l’atto, il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme.

Il procedimento di opposizione dei marchi

Il procedimento di opposizione dei marchi

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L’opposizione è un procedimento amministrativo che permette ai titolari di diritti anteriori di impedire la registrazione di un marchio in conflitto depositato successivamente.
Tale procedimento è previsto in tutte le legislazioni. La procedura è molto simile nelle varie giurisdizioni nei suoi caratteri generali, laddove si prevede che una domanda di registrazione di marchio sia pubblicata su un bollettino o gazzetta dei marchi, con un termine per i titolari di diritti anteriori per presentare l’atto di opposizione. L’opponente presenta le proprie argomentazioni, basate su marchi o altri segni distintivi anteriori e illustra le proprie argomentazioni; il richiedente, cioè colui che ha depositato il marchio, ha il diritto di replicare e, al termine del procedimento, l’ufficio marchi competente emette una decisione di accoglimento o rifiuto dell’opposizione. La decisione è solitamente appellabile, secondo diverse modalità e procedure previste dalle normative dei singoli paesi. L’accoglimento dell’opposizione e il conseguente rifiuto di registrazione del marchio depositato presuppone una valutazione dell’esistenza di un conflitto tra i marchi. Tale decisione non costituisce comunque un provvedimento di inibitoria all’uso del marchio dichiarato confondibile. Solo l’autorità giudiziaria può impedire ad un soggetto di non usare il marchio.

 

Opposizione ai marchi italiani

Fino al 2011, l’Italia era uno dei pochi paesi dell’Unione Europea in cui non era possibile opporsi alla registrazione di un marchio tramite un procedimento amministrativo. Chi era interessato ad ottenere la nullità di un marchio doveva instaurare una causa civile presso la Sezione Specializzata del Tribunale competente, con un aggravio di costi e di onere probatorio rilevante.

Dal luglio 2011, invece, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha avviato la procedura di pubblicazione delle domande di registrazione di nuovi marchi, dando così la possibilità di presentare opposizione ed impedire la registrazione di marchi che si ritengono confondibili con determinati diritti anteriori.
Si tratta di una procedura amministrata dall’Ufficio Affari Giuridici dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ha formato degli Esaminatori specializzati in materia.

Il Bollettino nr. 1 è stato pubblicato l’11 luglio 2011 e le prime opposizioni sono state depositate nei mesi successivi. Il Bollettino viene attualmente pubblicato solo on-line alla pagina http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Bollettino.aspx con cadenza mensile.

L’opposizione può essere depositata contro le domande di registrazione di marchi italiani; entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino dei marchi. Tale termine è improrogabile. Inoltre l’opposizione può anche essere presentata contro le designazioni italiane dei marchi internazionali e in tal caso il termine è di quattro mesi dalla data di pubblicazione della registrazione nella Gazzetta dell’OMPI/WIPO.

L’opposizione può essere presentata da soggetti titolari di marchi registrati in Itali (marchi nazionali italiani o internazionali con designazione dell’Italia) o di marchi EU.
Non è possibile basare l’opposizione su marchi di fatto, cioè marchi non depositati, né registrati e neppure su diritti derivanti dall’uso della ditta, della denominazione o ragione sociale, dell’insegna e del nome a dominio. Non si possono neppure far valere impedimenti derivanti dalla rinomanza del marchio o da un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo6-bis Convenzione di Unione di Parigi. Tali diritti possono essere fatti valere solo nel corso di una causa dinanzi all’autorità giudiziaria. Di conseguenza conviene depositare sempre i propri marchi e fare ricerche sul Bollettino per individuare marchi confondibili depositati successivamente.

È, inoltre, prevista un’altra ipotesi di opposizione, più specifica e meno frequente, fondata sulla mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8 del Codice della proprietà industriale/ritratti di persona, nomi di persona e segni notori).

Attualmente l’atto di opposizione può essere presentato attraverso un deposito telematico direttamente sulla piattaforma dell’UIBM.

L’UIBM, una volta ricevuto l’atto e verificati la correttezza formale e il pagamento della tassa, inoltra ad entrambe le parti una lettera c.d. “prima Comunicazione alle Parti”, con la quale si concede un periodo iniziale di due mesi per cercare di addivenire ad un accordo conciliativo. Tale termine è prorogabile con istanza comune delle parti.
Le parti possono quindi negoziare un eventuale accordo di coesistenza, basato su reciproci impegni e con una eventuale limitazione della lista dei prodotti e servizi designati nella domanda di registrazione. Se si giunge ad accordo durante tale periodo di conciliazione, l’opponente potrà valutare di ritirare la sua opposizione e chiedere il rimborso della tassa versata.

Al termine di questo periodo, se le parti non avranno raggiunto un accordo, si entrerà nella fase contenziosa nella quale ognuno potrà depositare deduzioni e osservazioni, nonché le prove a sostegno delle proprie argomentazioni. Durante tale fase il richiedente, cioè colui che ha subito l’opposizione, può chiedere l’esibizione delle prove attestanti l’uso del marchio (o dei marchi) dell’opponente registrato da più di cinque anni. Se le prove non sono ritenute sufficienti per dimostrare un uso serio ed effettivo di un marchio nel territorio rilevante e per i prodotti e servizi su cui è basta l’opposizione, l’esaminatore deciderà sull’opposizione senza tenere conto del medesimo marchio dell’opponente.
L’Ufficio marchi deve emettere la sua decisione al massimo entro due anni dalla data in cui era stata presentata l’opposizione. La decisione dell’Ufficio marchi può essere appellata presso la Commissione dei Ricorsi entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Sotto il profilo pratico, dal momento che non è possibile fondare un’opposizione sul semplice uso anteriore di un marchio non registrato, è consigliabile verificare il proprio portafoglio marchi e, all’occorrenza, provvedere a registrare i marchi utilizzati e non ancora protetti tramite registrazione.

Una volta registrati i propri marchi, è poi consigliabile attivare i servizi di sorveglianza, la cui funzione è quella di controllare e individuare i depositi di domane di registrazione di marchi italiani o internazionali designanti l’Italia che potrebbero risultare in conflitto con i propri marchi e dunque opponibili innanzi all’UIBM.

È, inoltre, consigliabile predisporre e conservare la documentazione necessaria a provare l’uso dei propri marchi registrati, qualora, come detto, controparte ne faccia richiesta nel caso di un’opposizione basata su un marchio registrato da oltre cinque anni.