Grazie allo loro essenzialità per gli standard, i SEP sono fondamentali per le imprese e sono oggetto di controversie molto più spesso dei non-SEP. I dati che riportano il numero di contenziosi che coinvolgono SEP e non-SEP (“baseline”) in relazione ai singoli anni mostrano che la frequenza di contenziosi brevettuali in generale e relativa ai SEP è aumentata in modo significativo negli ultimi 30 anni. Nel settore delle telecomunicazioni si è assistito a una notevole impennata delle controversie brevettuali che hanno coinvolto molti colossi del settore come Apple, Motorola, Samsung, Google e Microsoft. Tuttavia, i contenziosi riguardanti i SEP riguardano anche molti altri settori.

La definizione degli standard (o standardizzazione) si ottiene generalmente mediante un accordo fra imprese, spesso concorrenti, di uno stesso settore, ed è soggetta alle disposizioni dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). In considerazione dei loro effetti economici positivi, gli accordi di standardizzazione sono generalmente compatibili con l’articolo 101 TFUE, anche se si tratta di accordi fra concorrenti per l’adozione di una singola tecnologia in favore di terzi.

I SEP possono conferire tuttavia notevole potere di mercato a chi li detiene. Una volta che è stato raggiunto un accordo su uno standard e le aziende del settore hanno investito in modo massiccio sui prodotti conformi allo standard, il mercato è vincolato de facto allo standard e ai relativi SEP.

Questo potrebbe indurre le società ad avere comportamenti anti-concorrenziali, ad esempio “sfruttando” gli utenti dopo l’adozione dello standard, escludendo i concorrenti dal mercato, estorcendo royalty eccessive, imponendo condizioni di licenza obbligatoria che il licenziatario non avrebbe normalmente accettato o imponendo al licenziatario di rinunciare al proprio diritto di rivendicare la nullità o la non violazione dei SEP.

Per arginare questi timori sulla concorrenza e garantire la condivisione dei benefici derivanti dalla standardizzazione, molti SSO hanno esortato le imprese titolari di brevetti essenziali all’implementazione di uno standard a impegnarsi a concedere in licenza i propri SEP in regime FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory – Equo, Ragionevole e non-Discriminatorio).

Gli impegni FRAND sono concepiti per (i) garantire che tecnologia integrata in uno standard sia accessibile ai fabbricanti di prodotti conformi allo standard e (ii) remunerare i titolari dei SEP.

La Commissione Europea ha emanato linee guida su come applicare la normativa antitrust del TFUE ad accordi “orizzontali” fra concorrenti (le linee guida orizzontali) e in passato si è occupata di problemi legati alla concorrenza derivanti dalla standardizzazione in casi come Rambus e IPCom.

In particolare, Rambus è stata preliminarmente riconosciuta responsabile di una cosiddetta “imboscata brevettuale”, avendo nascosto intenzionalmente di detenere dei SEP e in seguito imponendo royalty per questi SEP che non avrebbe potuto imporre in altro modo. In seguito alle obiezioni eccepite dalla Commissione Europea, Rambus si è impegnata a limitare a livello mondiale le propre royalty per prodotti conformi agli standard in oggetto per un periodo di cinque anni. Nel 2009 la Commissione ha adottato una decisione conforme all’articolo 9, rendendo gli impegni assunti da Rambus legalmente vincolanti.

Nel 2007 la IPCom ha acquisito da Bosch una serie di SEP soggetti a regime FRAND. IPCom era sospettata di non aver ottemperato agli impegni FRAND assunti dai suoi predecessori. A seguito di un’indagine della Commissione Europea, la IPCom ha reso nota la propria intenzione di uniformarsi agli impegni assunti da Bosch.

Nella decisione sulla fusione fra Google e Motorola Mobility, la Commissione Europea ha espresso il timore che provvedimenti inibitori potessero essere usati in modo anti-concorrenziale per escludere dal mercato prodotti competitivi o per imporre onerose condizioni di concessioni di licenze pur avendo i licenziatari manifestato la disponibilità a siglare una concessione di licenza in regime FRAND.

Anche decisioni più recenti della Commissione Europea, Motorola e Samsung, riguardano la richiesta di azioni inibitorie sulla base di SEP. È opinione della Commissione Europea che intentare azioni inibitorie sia in generale un’azione legittima per contrastare i responsabili di violazioni brevettuali.

Tuttavia, se il titolare di un SEP gode di una posizione dominante e si è impegnato a concedere licenze in regime FRAND, si aspetterà di beneficiare dei profitti derivanti dalla concessione in licenza dei propri SEP anziché usare questi brevetti per tentare di escludere altri soggetti. Pertanto, la presentazione dinanzi a tribunali nazionali di un’azione inibitoria sulla base di un SEP nei confronti di un licenziatario disponibile a pagare per i SEP è stata classificata come abuso di posizione dominante.

Il settore delle telecomunicazioni ha assistito di recente a un significativo aumento di onerose controversie brevettuali che alcuni commentatori hanno definito “guerre di brevetti sugli smartphone”.

Nel 2012, a seguito della concessione di un provvedimento inibitorio (basato su un SEP) da parte di un tribunale tedesco, Motorola ha applicato il provvedimento inibitorio nel mercato tedesco. L’applicazione ha determinato un blocco temporaneo delle vendite online di iPhone e iPad da parte di Apple ai consumatori in Germania. Inoltre, in conseguenza dell’applicazione del provvedimento inibitorio, Apple è stata costretta a stipulare un oneroso accordo di composizione transattiva con Motorola e ha dovuto rinunciare al diritto a rivendicare nullità e non-violazione. Nella pratica questo può aver implicato per Apple l’obbligo di pagare per brevetti nulli e non contraffatti (anche passati). Inoltre, è interesse comune che brevetti potenzialmente nulli o non contraffatti possano essere contestati davanti a un tribunale e che le società, e di conseguenza i consumatori, non siano tenute a pagare per brevetti non contraffatti.

Nel caso Motorola, la Commissione Europea ha valutato il tentativo di Motorola di far valere provvedimenti inibitori nei confronti di un licenziatario disponibile, Apple, basandosi su uno dei propri SEP come una violazione delle regole sulla libera concorrenza dell’UE. La Commissione Europea è giunta a questa conclusione alla luce dei fattori specifici che distinguono questo casa da un “normale” caso in cui un titolare di brevetto tenta di ottenere un provvedimento inibitorio. Primo, Motorola aveva dichiarato che il brevetto per il quale chiedeva il provvedimento inibitorio era essenziale ai fini dell’implementazione dello standard 2G ETSI. Secondo, Motorola si è impegnata a concedere in licenza i SEP a terzi in regime FRAND. Terzo, Apple aveva pattuito con Motorola che, in caso di controversia, i tribunali tedeschi avrebbero stabilito il tasso FRAND applicabile e Apple avrebbe pagato le royalty dovute.

La sentenza Motorola stabilisce che il consenso di un potenziale licenziatario a determinare per via giudiziale un tasso FRAND in caso di controversia è una chiara indicazione della disponibilità dello stesso a stipulare un accordo di concessione in licenza e a pagare al titolare del SEP un compenso adeguato. Il titolare di un SEP non ha quindi alcun bisogno, né alcun motivo, di ricorrere a un provvedimento inibitorio per proteggere i propri interessi commerciali. In questo caso particolare, la richiesta e l’applicazione di un provvedimento inibitorio ha indotto Apple a rinunciare al proprio legittimo diritto di contestare la validità e la violazione dei SEP di Motorola. C’è un forte interesse pubblico a incoraggiare azioni volte a contestare la validità e la violazione di brevetti. Il pagamento di royalty per SEP che sono nulli o inutilizzati può aumentare indebitamente i costi di produzione che a loro volta possono comportare prezzi più elevati per i consumatori.

In media, oltre il 30% delle azioni di nullità a livello europeo si conclude con l’annullamento esplicito dei brevetti contestati e all’incirca nel 50% dei brevetti contestati si riscontra una non-violazione.

Nel caso Samsung, la presunta violazione consisteva nella richiesta di provvedimenti inibitori nei confronti di un licenziatario disponibile, Apple, dinanzi ai tribunali di Germania, Italia, Olanda, Regno Unito e Francia con l’intento di vietare sul mercato determinati prodotti Apple sulla base di numerosi SEP 3G di Samsung che Samsung si era impegnata a concedere in licenza in regime FRAND.

In seguito all’indagine della Commissione Europea, Samsung si è impegnata a non intentare in Europa azioni inibitorie basate su SEP per dispositivi mobili per un periodo di cinque anni nei confronti di potenziali licenziatari di questi SEP che acconsentano ad accettare uno specifico sistema di concessione di licenza. Questo sistema di concessione di licenza prevede un periodo di negoziazione obbligatorio fino a un massimo di 12 mesi e, in caso di fallimento della negoziazione, la definizione di condizioni FRAND da parte di terzi, di un tribunale a discrezione di una delle parti o di un arbitro se entrambe le parti acconsentono. Gli impegni stabiliscono chiaramente che, laddove le parti sollevino dubbi in ordine alla validità o alla violazione dei SEP concessi in licenza, i giudici o arbitri dovranno tenerne conto.