Brevetti essenziali all’implementazione di uno Standard Essential Patent – SEP

Com’è noto, uno standard è un documento che definisce i requisiti relativi ad uno specifico articolo, materiale, componente, sistema o servizio, o che descrive nel dettaglio un particolare metodologia o una particolare procedura.

Gli standard sono definiti in generale da organismi di normazione (SSO: Standard-Setting Organizations o SDO: Standard-Developing Organizations), fra cui l’Istituto Europeo per le Norme di Telecomunicazione (ETSI) o l’Unione Internazionale delle Comunicazioni (ITU), per citarne due.

Esistono migliaia di standard. Il solo ETSI ha normato oltre 6500 standard. Di questi fanno parte gli standard di telecomunicazione di seconda generazione o “2G” (GSM/GPRS), di terza generazione o “3G” (UMTS) e di quarta generazione o “4G” (LTE). Un moderno computer portatile implementa ad esempio circa 251 standard di interoperabilità.

Gli standard riguardano spesso tecnologie protette da brevetto. Un brevetto che protegge una tecnologia essenziale per l’implementazione di uno standard è definito brevetto essenziale per lo standard (Standard Essential Patent, SEP). È impossibile fabbricare prodotti conformi a degli standard, quali smartphone o tablet, senza fare uso di tecnologie coperte da uno o più SEP.

I SEP sono diversi dai brevetti non essenziali per gli standard (non-SEP), ad esempio disegni o modelli  che proteggono caratteristiche estetiche di un prodotto. Questo perché, in generale, le società possono inventare soluzioni alternative che non violino un non-SEP (mentre non possono trovare soluzioni alternative a un SEP). Ad esempio, la tecnologia “slide to unlock” (scorri per sbloccare) è coperta da un non-SEP. Molti produttori di smartphone hanno messo a punto tecnologie differenti per sbloccare lo schermo di uno smartphone senza violare il brevetto “slide to unlock”. Questo non sarebbe stato possibile con un SEP.

Sono migliaia i SEP riguardanti tecnologie implementate in vari standard definiti dagli SSO. Il numero complessivo di SEP dichiarati ad esempio allo ETSI è 155.474. I brevetti dichiarati essenziali per gli standard GSM e “3G” o UMTS sviluppati da ETSI sono oltre 23.500. Questi standard devono di fatto essere implementati in tutti gli smartphone e tablet venduti in Europa.

La politica degli SSO in materia di diritti di proprietà intellettuale prevede che sia il titolare del brevetto a dichiarare come SEP qualsiasi brevetto potenzialmente essenziale per uno standard, senza che ci sia una verifica da parte dell’SSO dell’esattezza delle dichiarazioni di essenzialità. Pertanto, sebbene dichiarazioni nei confronti di documenti contenenti determinate specifiche tecniche degli standard siano predittive del carattere di essenzialità, non tutti i SEP sono realmente essenziali, fenomeno, questo, definito “sovra-dichiarazione”, e la prassi attualmente in vigore per tale dichiarazione non è in grado di fornire informazioni affidabili sull’essenzialità dei brevetti dichiarati.

Non potendo gli SSO eseguire opportuni controlli sull’essenzialità dei brevetti, le controversie per stabilire se un brevetto rivendichi o meno un’invenzione riguardante un particolare standard devono essere risolte prima o nel corso di negoziazioni bilaterali (in questa fase le parti presentano e si confrontano di norma su tabelle di raffronto tra rivendicazioni (claim charts), in cui le caratteristiche rivendicate sono mappate su corrispondenti caratteristiche di prodotto ed eventualmente su caratteristiche del relativo standard). Solo un tribunale deciderà alla fine se un brevetto sarà o meno essenziale per una particolare implementazione di uno standard e di una particolare applicazione di questo standard in un determinato prodotto.

In nessun caso, quindi, le dichiarazioni SEP vanno interpretate come un’effettiva prova di essenzialità dei SEP rivendicati, e i controlli di essenzialità sui SEP rivendicati vanno eseguiti prima o nel corso di qualsiasi negoziazione per la concessione di licenze.