Utilizzo del marchio nel nome a dominio o nel sito altrui

Le azioni necessarie per contrastare il fenomeno si basano, principalmente, sul deposito e la registrazione di marchi nei paesi pertinenti.

Inoltre, questa strategia può essere rafforzata mediante la registrazione preventiva di nomi a dominio negli appositi registri, ed in particolare in quelli con le estensioni di più diffuso utilizzo, quali .com, .org, .net, .biz, .eu e i domini nazionali dove si realizzano i fatturati più consistenti e dove si ipotizza di espandere la propria attività, o si dispone di distributori, agenti o altri intermediari.

In aggiunta, poiché è diffusa la pratica di registrare nomi a dominio basati su possibili errori di digitazione di un nome a dominio e marchio notorio (il c.d. typosquatting), è consigliabile, caso per caso, valutare la registrazione di nomi a dominio risultanti dai possibili errori di battitura più comuni.

Tali misure contribuiscono anche a consolidare i risultati delle azioni legali o di riassegnazione. Accade infatti non di rado che, una volta riacquistato un nome a dominio corrispondente ad un proprio marchio, la controparte ne deposita un altro con una diversa estensione. Questo escamotage non risulterebbe praticamente possibile se il contraffattore trovasse le principali estensioni già registrate dal titolare del marchio.

Oltre all’utilizzo del marchio nel nome a dominio, è frequente anche l’utilizzo illecito di marchi nel contenuto testuale delle pagine web dei siti di terzi. I contraffattori, infatti, utilizzano il web per promuovere le vendite dei prodotti contraffatti. Per cercare di ostacolare tal fenomeno, è consigliabile attivare una specifica sorveglianza sul web. Tramite tale attività il titolare del marchio potrà essere aggiornato periodicamente su eventuali usi illeciti del proprio segno distintivo, rintracciabile dai principali motori di ricerca.

In particolare, la sorveglianza potrà evidenziare situazioni quali:

  1. l’uso indebito del marchio su prodotti contraffatti;
  2. il c.d. “furto di identità”, ossia l’utilizzo della denominazione sociale altrui per dirottare su di sé le richieste che altrimenti sarebbero pervenute al legittimo titolare del segno distintivo;
  3. l’utilizzo di espressioni allusive o denigratorie della denominazione sociale o del marchio altrui.

Vi è anche la possibilità di attivare un servizio di sorveglianza sui registri marchi, così da controllare se terze parti depositano delle domande di registrazione di marchi identici o simili al proprio.

Inoltre, poiché l’eventuale uso descrittivo del proprio marchio da parte di terzi può determinarne la decadenza per “volgarizzazione”, la sorveglianza in Internet può aiutare ad individuare eventuali usi descrittivi e consentire al titolare del marchio di adottare le opportune misure.

Infine è molto importante (io direi fondamentale) definire degli accordi sull’utilizzo dei propri segni distintivi da parte di distributori e agenti. Ricordo che spesso la contraffazione nasce in “casa”. Mi è capitato più volte che dei miei clienti siano stati costretti ad acquistare il proprio marchio registrato dal distributore nel paese in cui operava costui.