Marchio di fatto o marchio registrato?

Il marchio, cioè il segno distintivo utilizzato dall’imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi e renderli riconoscibili e preferibili al pubblico dei consumatori rispetto ai prodotti e servizi dei concorrenti, può consistere in qualsiasi segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, tra cui sono ricompresi le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione dello stesso, le combinazioni e le tonalità cromatiche.

         Nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma obbliga l’imprenditore a registrare il proprio marchio. Pertanto, oltre al marchio registrato, ben può esistere il marchio di fatto, cioè quel segno distintivo utilizzato senza previa registrazione. Vediamo quali sono le principali differenze.

         (1) Il marchio di fatto consente indubbiamente all’imprenditore di risparmiare i costi – peraltro piuttosto esigui – della registrazione.

         (2) Gli effetti del marchio registrato decorrono dalla data di deposito della domanda nel caso di marchio nazionale italiano, ovvero dal momento della pubblicazione della registrazione nel caso di marchio comunitario. Viceversa, in mancanza di una procedura formale di registrazione, il marchio di fatto riceve protezione solamente a condizione e nel momento in cui, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, acquisti una notorietà qualificata, oppure – con i limiti di cui si dirà – sia stato effettivamente utilizzato a livello locale. Pertanto, mentre il marchio registrato può essere tutelato anche prima del suo uso effettivo, al contrario il marchio di fatto non gode di questo beneficio, proprio perché – lo si ribadisce – il requisito della sua protezione è la notorietà che consegue all’uso dello stesso.

         (3) Qualora si intenda proteggere un marchio di fatto mediante un’azione legale, è necessario dover assolvere ad un onere probatorio particolarmente consistente, fornendo la dimostrazione di aver fatto uso non simbolico o solamente preparatorio del marchio, di aver conseguito attraverso l’uso precedentemente fatto una notorietà qualificata e dimostrando altresì che la notorietà raggiunta comprende l’ambito territoriale nel quale è usato il segno distintivo successivo identico o simile, mentre il marchio registrato è assistito da una presunzione di validità della registrazione.

         (4) La protezione merceologica del marchio registrato è, almeno inizialmente, estesa a tutti i prodotti e servizi per cui è stato oggetto di registrazione, mentre il marchio di fatto è tendenzialmente protetto solamente con riferimento ai prodotti e servizi per cui è stato effettivamente usato dal suo titolare ed eventualmente a quelli affini.

         (5) Il marchio di fatto può invalidare un segno successivamente registrato o utilizzato da un soggetto terzo solamente qualora il primo segno distintivo abbia acquisito notorietà generale, cioè a livello (quantomeno) nazionale. Viceversa, qualora il marchio di fatto abbia acquisito notorietà puramente locale, non può invalidare un marchio successivo, bensì può consentire al titolare del marchio di fatto solamente di poter continuare a fare uso del proprio segno distintivo nell’ambito della diffusione locale raggiunta. Questa distinzione non sussiste per i marchi registrati, la cui protezione contro successivi marchi confondibili è indubbiamente estesa a tutto il territorio in cui il marchio è stato registrato.

         (6) Infine, va rilevato che le operazioni di sfruttamento economico e commerciale del marchio di fatto, quali la cessione e la licenza, sono indubbiamente meno appetibili rispetto a quanto accade per i marchi registrati, proprio per i limiti sopra evidenziati.

         In conclusione, è fuori di dubbio che la registrazione del marchio utilizzato dall’impresa possa apportare svariati benefici alla medesima, a fronte dell’unico onere, costituito dai costi per la registrazione.