Le verifiche da effettuare prima di acquistare o di ricevere in licenza un marchio

Prima di concludere un contratto di cessione o di licenza di marchio è opportuno che le parti effettuino le opportune verifiche in merito allo stato del marchio.

Ad esempio, prima di acquistare o di ricevere in licenza un marchio italiano o avente comunque efficacia in Italia è consigliabile effettuare una ricerca di similitudine tra i marchi italiani, tra quelli internazionali estesi all’Italia e tra i marchi comunitari per verificare che non ci siano altri marchi identici o simili di titolarità di terzi, i quali potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento del marchio che si intende acquisire. Ricerche equivalenti potranno essere svolte anche quando si desideri acquisire un marchio straniero. La stessa ricerca, eventualmente integrata con una ricerca per titolare, è consigliabile anche per verificare che non esistano altri marchi identici o confondibili appartenenti allo stesso cedente. In tal caso, infatti, può essere opportuno chiedere che anch’essi entrino a far parte della cessione o della licenza.

È anche consigliabile effettuare una ricerca tra le ragioni e le denominazioni sociali, poiché la presenza di una società con un nome o una ditta anteriore identica o simile al marchio potrebbe anch’essa impedire o limitare lo sfruttamento del marchio che si intende acquisire.

È, inoltre, opportuno procurarsi, a seconda dei casi, il verbale di deposito o l’attestato di registrazione o il certificato di rinnovo ei marchi da acquistare o ricevere in licenza, per verificare chi effettivamente risulta titolare del marchio e qual è il contenuto del marchio (parole, figure o disegni, classi rivendicate) così come è stato depositato e registrato.

Qualora risulti dalle ricerche sopra indicate che la parte cedete o licenziante non sia l’originario titolare del marchio, avendolo ad esempio a sua volta acquistato da un terzo, sarà opportuno effettuare una ricerca per verificare che sia avvenuta una serie ininterrotta di trascrizioni di atti di cessioni di marchio o cessioni di azienda, o fusioni societarie, o di annotazioni di cambio nome dal primo titolare dei marchi al cedente e per verificare che non vi siano vincoli iscritti (garanzie reali, licenze) gravanti sul marchio stesso. Al riguardo, per un ulteriore riscontro, può essere utile farsi consegnare dallo stesso cedente la documentazione relativa alle trascrizioni delle vicende traslative o dispositive del marchio o delle annotazioni sopra menzionate.

È di norma buona regola effettuare anche una visura camerale per verificare lo status attuale e storico della società cedente per mettere alla luce eventuali situazioni fallimentari o concorsuali, uno stato di liquidazione, e così via.

È poi opportuno, nei limiti del possibile, cercare di accertare se i marchi sono stati usati dalla cedente o licenziante, o se c’è il rischio di decadenza per non uso. Infine, è opportuno predisporre gli atti necessari per effettuare la trascrizione del contratto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi secondo le formalità richieste da tale Ufficio.