La due diligence dei diritti IP

         Con riferimento alla proprietà industriale e intellettuale l’espressione due diligence identifica l’insieme degli accertamenti e delle verifiche svolte relativamente ai marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e modelli, know-how, diritti d’autore e altri diritti immateriali di un soggetto.

         La necessità di effettuare una due diligence si presenta senza dubbio nel caso di operazioni straordinarie, quali l’acquisto d’azienda o di ramo d’azienda, l’acquisto della partecipazione sociale di una società, la fusione tra due società, ecc., ma non solo. Infatti, una (sia pur più circoscritta) due diligence si rivela senz’altro indispensabile anche nelle ipotesi di acquisto a titolo particolare di un diritto di proprietà industriale, così come nel caso di licenze su diritti IP, ovvero ancora per la richiesta di finanziamenti a banche o ad investitori.

         Obiettivi della due diligence sono quello di verificare che i vari titoli e diritti di proprietà industriale siano in regola dal punto di vista amministrativo (si pensi, per i brevetti, ai rinnovi e al pagamento delle tasse annuali), che non vi siano vincoli o eventi pregiudizievoli su detti beni, quali diritti di garanzia, trasferimenti totali o parziali di titolarità e trascrizioni di domande giudiziali e, più in generale, di far emergere eventuali criticità che possano pregiudicarne la validità e il mantenimento in vita. La conoscenza delle eventuali debolezze dei diritti IP può consentire all’acquirente di richiedere al venditore garanzie ulteriori e specifiche, legate proprio alle problematiche riscontrate.

         Analizziamo partitamente le principali verifiche da svolgere relativamente ai più diffusi titoli di proprietà industriale, cioè i marchi e i brevetti.

         MARCHI:

        - l’esistenza o meno di un titolo di privativa (marchio registrato), poiché il cedente potrebbe utilizzare il proprio segno senza averlo registrato (marchio di fatto);

         – la titolarità effettiva del marchio;

         – la durata, la scadenza e la corretta effettuazione dei rinnovi;

         – l’effettivo utilizzo del marchio, al fine di scongiurare ipotesi di decadenza del segno stesso;

         – il corretto utilizzo del marchio, cioè con una modalità idonea ad evitare fenomeni di perdita della capacità distintiva o volgarizzazione del segno;

         – l’esistenza o meno di segni distintivi potenzialmente in conflitto con quello oggetto di due diligence;

         – l’esistenza o meno di vertenze relative al marchio, lo stato delle vertenze ed il verosimile esito delle medesime;

         – l’esistenza di contratti legati al marchio e i dettagli degli stessi, tra cui la durata, l’eventuale presenza di contenziosi con la controparte contrattuale e il ritorno economico generato dall’operazione.

         BREVETTI:

         – la titolarità effettiva del brevetto;

         – la durata massima e la possibilità di rinnovo, la scadenza e la corretta gestione dei rinnovi e dei pagamenti delle tasse di manutenzione;

         – la sussistenza dei requisiti di validità del brevetto, cioè la novità e l’attività inventiva;

         – l’effettiva attuazione dei brevetti;

         – l’esistenza o meno di vertenze relative al brevetto, lo stato delle vertenze ed il verosimile esito delle stesse;

         – l’esistenza di contratti legati al brevetto e i dettagli degli stessi, tra cui la durata, l’eventuale presenza di contenziosi con la controparte contrattuale e il ritorno economico derivante dall’operazione.