I marchi nazionali esteri

Se, oltre all’Italia, si desidera ottenere una tutela del proprio marchio anche all’estero, è possibile procedere a depositi nazionali del marchio, paese per paese, in ciascuno degli Stati esteri di proprio interesse. In alternativa è possibile ottenere una tutela del marchio in numerosi paesi esteri mediante il marchio internazionale o, nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, mediante il marchio dell’Unione Europea.

Per depositare un marchio nazionale nel paese estero ci si potrà avvalere di un mandatario operante nel paese straniero di pertinenza, oppure, più semplicemente, ci si potrà rivolgere ad un mandatario italiano che provvederà al deposito del marchio all’estero tramite la rete dei propri corrispondenti.

Tale modalità di registrazione del marchio consente di ottenere un titolo efficace solo in tale Stato.

La durata dei marchi all’estero è generalmente di dieci anni, ma può essere diversa in determinati paesi.

Il marchio può essere rinnovato prima della scadenza, di volta in volta, ma non necessariamente ovunque, è prevista la possibilità di rinnovare il marchio in mora nei sei mesi successivi alla data di scadenza, o entro un diverso termine.

Come avviene per il marchio italiano, anche quelli dei vari paesi esteri sono soggetti a termini di decadenza per non uso. Si noti che tali termini sono da verificare caso per caso, in quanto non necessariamente coincidono con il termine quinquennale previsto dalla norma italiana. In Cine, per esempio, il termine di decadenza per non uso è di soli tre anni dalla data di registrazione.

Inoltre, il deposito del marchio estero dovrebbe essere preceduto da una ricerca di anteriorità per verificare che non risultino depositi e registrazioni di marchi anteriori identici o simili nel paese in questione, benché tali ricerche non vengano sovente richieste dalle imprese a causa dei loro costi.

Infine, è opportuno segnalare che, nell’ambito dei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi (alla quale aderiscono la gran parte degli Stato del mondo), nel caso del primo deposito di un marchio in un paese aderente alla  Convenzione (ad es. l’Italia) è possibile effettuare successivi depositi in altri paesi della Convenzione purché entro il termine di sei mesi dal primo deposito, rivendicando la c.d. “priorità”. La rivendicazione della priorità consente di fare retroagire gli effetti derivanti dai successivi depositi alla data del primo. In sostanza posso estendere il marchio in altri paesi anche dopo anni dal primo deposito ma se estendo entro i sei mesi dal primo deposito gli effetti del marchio decorrono dalla data di primo deposto nel proprio paese.

In seguito all’avvenuto deposito del marchio, l’ufficio marchi locale prende in esame la domanda di registrazione del marchio.

L’esame differisce sensibilmente da paese a paese, Alcuni Stati, come avviene in Italia, eseguono un esame formale della domanda, altri paesi, come  per esempio gli Stati Uniti, svolgono anche un esame sostanziale e verificano, in particolare, che il segno prescelto non sia identico o simile ad altri marchi anteriori. Quasi tutti i paesi prevedono procedure di opposizione alle quali possono ricorrere i titolari di marchi o altri diritti anteriori. In linea di principio, si può ritenere che la concessione della registrazione di un marchio sia tanto più “solida” quanto più completa è la procedura d’esame prevista dalla normativa del pase in questione.

I genere, quando la registrazione del marchio venga respinta, è possibile presentare ricorso allo stesso ufficio che ha emesso la decisione di diniego di registrazione o al superiore gerarchico e, in caso di ulteriore diniego, all’autorità giudiziaria.

Per gli elevati costi di deposito paese per paese normalmente si sceglie questa strada quasi esclusivamente o solo per i paesi che non aderiscono alla Convenzione di Parigi o nel caso di estensione in un numero limitato di paesi.