Come si sceglie un marchio

Quando si sceglie un marchio, non sempre si tiene conto del fatto che il segno prescelto può influire sulla validità o meno del marchio e, nel caso di un marchio valido, sulla maggiore o minore intensità della sua tutela. In altri termini, certi segni potranno dar luogo a marchi nulli, altri ai c.d. “marchi deboli” e altri ancora ai c.d. “marchi forti”. La distinzione tra marchi deboli e marchi forti è il risultato dell’elaborazione giurisprudenziale italiana. L’ovvio consiglio è quello di non depositare marchi nulli, di evitare se possibile di depositare “marchi deboli”, e di cercare di depositare “marchi forti”.

Il marchio nullo
Un marchio è nullo quando manca di “capacità distintiva” o quando non è “nuovo”.

Capacità distintiva
Per possedere”capacità distintiva”, il segno utilizzato come marchio non deve identificarsi con la denominazione generica del prodotto o dei servizi che contraddistingue o con indicazioni descrittive come per esempio la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ecc.. Ad esempio sono stati dichiarati nulli i marchi “Sicily on line” per servizi on-line, “crescita miracolosa” per fertilizzanti, DMP (Digital Music Product) per compact disks. Inoltre sono nulli i marchi che consistano esclusivamente in termini d’uso comune quali: impresa, società, azienda, super, extra, ultra. Alcuni segni possono essere registrati come marchi qualora abbiano acquistato nel tempo carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.
Nuovo. Per limitare il rischio di depositare e usare come marchio un segno di titolarità altrui è consigliabile effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi identici o simili, depositati o registrati per prodotti identici od affini a quelli che si intendono contraddistinguere con il proprio marchio.

Il marchio debole
Un marchio è considerato “debole” quando si avvicina alla denominazione generica o descrittiva del prodotto o servizio, senza però coincidere con questa. Naturalmente un marchio nato “debole” può rafforzare la propria capacità distintiva in seguito all’uso ed alla notorietà. Un tale marchio si dice “debole” perché si ritiene, generalmente, che i concorrenti possano depositare e utilizzare lecitamente un marchio che si differenzi da quello anteriore anche solo per lievi variazioni. Normalmente si depositano marchi “deboli” quando si intende far capire immediatamente al consumatore quale sia il tipo di prodotti che il marchio contraddistingue.
Il marchio forte
Un marchio è considerato “forte” quando non presenta alcuna attinenza con la denominazione generica e le caratteristiche dei prodotti ai quali si riferisce.

Consigli per un marchio definito da una parola

1) Il marchio deve trasmettere qualcosa al consumatore
2) Il marchio deve essere facilmente pronunciabile e memorizzabile
3) Prima di studiare il marchio è opportuno valutare chi è il consumatore
4) Prima di studiare il marchio valutare in quali Paesi si utilizzerà il marchio in quanto non deve avere un significato sgradevole in alcune lingue e comunque deve essere facilmente pronunciabile
5) Il marchio dovrebbe essere fra le 4 e le 8 lettere
6) Valutare la possibilità di depositare il marchio per più classi merceologiche
7) Più il marchio è debole e cioè ricorda il prodotto più possono nascere successivamente marchi simili ma nello stesso tempo il consumatore comprende più facilmente la tipologia del prodotto contraddistinto dal marchio
8) Più il marchio è forte e più può essere utilizzato per impedire l’utilizzo di marchi simili ma nello stesso tempo occorrono più investimenti pubblicitari in quanto non ricorda il prodotto
9) Prima di utilizzare ed eventualmente depositare un marchio eseguire una ricerca di anteriorità.