Le cautele relative ai marchi nella costruzione della rete di vendita all’estero

Le cautele relative ai marchi nella costruzione della rete di vendita all’estero

L’utilizzo del marchio dell’impresa può avvenire direttamente, nell’ambito di attività di vendita e pubblicitarie, o per il tramite dei propri intermediari commerciali, quali, ad esempio gli agenti, i distributori e i franchisee.

Vediamo quali siano le principali cautele da adottare, sotto il profilo dei marchi, quando si opera in un paese straniero tramite agenti, distributori, franchisee o altri intermediari.

Innanzitutto, prima di nominare l’intermediario, è consigliabile che l’azienda provveda al deposito del marchio.

Per assicurarsi una ragionevole tutela, il deposito dovrebbe riguardare tutti i paesi concessi all’agente, al distributore o al franchisee e, nell’ambito di tali paesi, “coprire” le diverse classi merceologiche dei prodotti che costituiscono l’oggetto del contratto.

Inoltre, il deposito dovrebbe essere tempestivo per evitare di essere anticipati da eventuali terzi che, più o meno in buona fede, potrebbero depositare nel proprio paese un marchio identico o simile a quello dell’impresa italiana, nel tentativo di impedirne le importazioni o di ottenere un compenso per rinunciare ai diritti sul marchio. Questo fenomeno non è da sottovalutare, perché risulta più diffuso di quanto si pensi.

La tempestività del deposito serve anche per ridurre il rischio che un agente, un distributore o un franchisee troppo intraprendente depositi esso stesso, a proprio nome, il marchio dell’impresa italiana, o lo inserisca nella propria ditta o denominazione sociale.

Si noti che nei casi sopra indicati, anche quando sia possibile riprendere possesso del “proprio” marchio, come ad esempio nel caso di deposito non autorizzato da parte di un agente in un paese della Convenzione di Parigi, i costi delle necessarie azioni legali potrebbero risultare particolarmente elevati. Questi rischi è le relative spese possono essere evitati o ridotti proprio con tempestivo deposito del marchio.

Inoltre, l’utilizzo del marchio da parte dell’intermediario d0vrebbe essere regolato nel contratto, per evitare usi pregiudizievoli per la reputazione dell’impresa preponente o, comunque, poco conformi alla politica e all’immagine commerciale della stessa.

In particolare, sarà opportuno stabilire nel contratto che l’intermediario dovrà utilizzare il marchio solo per fini promozionali e pubblicitari; che tale uso dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dall’azienda preponente; che l’uso non dovrà  essere effettuato in modo pregiudizievole per la reputazione del marchio; che eventuali iniziative promozionali e pubblicitarie dovranno essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del preponente; che l’uso del marchio da  parte dell’intermediario dovrà cessare immediatamente con la risoluzione o lo scioglimento, per qualsiasi motivo, del contratto (salvo eventualmente prevedere, nel caso di contratti di distribuzione o di franchising, un termine per lo smaltimento dello stock a magazzino).

Le verifiche da effettuare prima di acquistare o di ricevere in licenza un marchio

Le verifiche da effettuare prima di acquistare o di ricevere in licenza un marchio

Prima di concludere un contratto di cessione o di licenza di marchio è opportuno che le parti effettuino le opportune verifiche in merito allo stato del marchio.

Ad esempio, prima di acquistare o di ricevere in licenza un marchio italiano o avente comunque efficacia in Italia è consigliabile effettuare una ricerca di similitudine tra i marchi italiani, tra quelli internazionali estesi all’Italia e tra i marchi comunitari per verificare che non ci siano altri marchi identici o simili di titolarità di terzi, i quali potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento del marchio che si intende acquisire. Ricerche equivalenti potranno essere svolte anche quando si desideri acquisire un marchio straniero. La stessa ricerca, eventualmente integrata con una ricerca per titolare, è consigliabile anche per verificare che non esistano altri marchi identici o confondibili appartenenti allo stesso cedente. In tal caso, infatti, può essere opportuno chiedere che anch’essi entrino a far parte della cessione o della licenza.

È anche consigliabile effettuare una ricerca tra le ragioni e le denominazioni sociali, poiché la presenza di una società con un nome o una ditta anteriore identica o simile al marchio potrebbe anch’essa impedire o limitare lo sfruttamento del marchio che si intende acquisire.

È, inoltre, opportuno procurarsi, a seconda dei casi, il verbale di deposito o l’attestato di registrazione o il certificato di rinnovo ei marchi da acquistare o ricevere in licenza, per verificare chi effettivamente risulta titolare del marchio e qual è il contenuto del marchio (parole, figure o disegni, classi rivendicate) così come è stato depositato e registrato.

Qualora risulti dalle ricerche sopra indicate che la parte cedete o licenziante non sia l’originario titolare del marchio, avendolo ad esempio a sua volta acquistato da un terzo, sarà opportuno effettuare una ricerca per verificare che sia avvenuta una serie ininterrotta di trascrizioni di atti di cessioni di marchio o cessioni di azienda, o fusioni societarie, o di annotazioni di cambio nome dal primo titolare dei marchi al cedente e per verificare che non vi siano vincoli iscritti (garanzie reali, licenze) gravanti sul marchio stesso. Al riguardo, per un ulteriore riscontro, può essere utile farsi consegnare dallo stesso cedente la documentazione relativa alle trascrizioni delle vicende traslative o dispositive del marchio o delle annotazioni sopra menzionate.

È di norma buona regola effettuare anche una visura camerale per verificare lo status attuale e storico della società cedente per mettere alla luce eventuali situazioni fallimentari o concorsuali, uno stato di liquidazione, e così via.

È poi opportuno, nei limiti del possibile, cercare di accertare se i marchi sono stati usati dalla cedente o licenziante, o se c’è il rischio di decadenza per non uso. Infine, è opportuno predisporre gli atti necessari per effettuare la trascrizione del contratto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi secondo le formalità richieste da tale Ufficio.

Il Marchio Internazionale l’accordo e il Protocollo di Madrid

Il Marchio Internazionale: l’accordo e il Protocollo di Madrid

Diversamente da quanto farebbe pensare l’uso dell’espressione “marchio internazionale”, non si tratta in realtà di un marchio avente un’efficacia sovranazionale.

Si tratta, invece, di una procedura semplificata di deposito che permette di presentare un’unica domanda presso un singolo ufficio (OMPI- Organizzazione Mondiale Proprietà Industriale, con sede a Ginevra in Svizzera), nella quale vengono designati uno o più Stati scelti tra quelli aderenti all’Accordo e al Protocollo di Madrid. Anche il rinnovo viene amministrato unitariamente presso il medesimo ufficio.

La registrazione si riferisce solo ai Paesi che sono stati indicati all’atto del deposito della domanda e avrà lo stesso identico valore di una registrazione nazionale, tanto che il marchio nei singoli Stati è sottoposto ad un esame da parte dell’ufficio locale secondo la relativa normativa.

Il marchio internazionale presenta due vantaggi rispetto ai singoli depositi nazionali.

In primo luogo, consente una semplificazione delle procedure: infatti, invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i paesi interessati, come avviene nel caso di singoli depositi nazionali, è sufficiente presentare un’unica domanda all’OMPI.

In secondo luogo, il costo connesso al deposito internazionale è di regola meno elevato dell’insieme dei costi che si dovrebbero sostenere nel caso di singoli depositi nazionali negli stessi paesi.

Il “marchio internazionale” è stato originariamente previsto dall’Accordo di Madrid del 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi ed è stato oggetto nel corso degli anni di molte revisioni, compreso il c.d. Protocollo di Madrid del 1999, grazie al quale hanno aderito al sistema anche molti paesi importanti commercialmente per le nostre imprese, come gli Stati Uniti, il Giappone, la stessa Unione Europea. Pertanto, per le imprese italiane è ora possibile designare tuti i paesi aderenti all’intero “sistema di Madrid”.

Attualmente aderiscono al c.d. “sistema di Madrid” circa un centinaio di Stati e con molti altri esistono trattative in corso per una futura adesione.

Per un’impresa con sede in Italia, già titolare di un marchio nazionale italiano (“marchio di base”), la domanda di registrazione internazionale si presenta all’OMPI per il tramite dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Se l’impresa, invece, ha sede all’estero, occorre prima depositare una domanda di registrazione del marchio nel paese in cui la  titolare ha la sede legale oppure un ufficio serio  ed effettivo, e poi sulla base di tale marchio procedere con l’estensione internazionale, per il tramite dell’ufficio marchi in cui è depositato o registrato il marchio di base.

Successivamente al deposito, l’OMPI procede ad una verifica formale in merito alle tasse pagate e alla correttezza della lista prodotti e servizi designata. In difetto, l’OMPI può emettere un rilievo al quale è necessario replicare per evitare l’estinzione del diritto.

Una volta superato l’esame sulle formalità, l’OMPI emette il certificato di registrazione, lo pubblica e procede quindi al suo inoltro alle Amministrazioni nazionali dei paesi designati nella medesima domanda.

Gli uffici marchi dei singoli Stati dispongono quindi fino a diciotto mesi di tempo per esaminare la domanda di registrazione ai sensi della normativa locale ed eventualmente pubblicarla per permettere opposizioni di terzi, se previsto dalla normativa applicabile.

Se non vengono sollevate obiezioni da arte degli esaminatori locali o presentate opposizioni di terzi, l’ufficio marchi nazionale, se previsto dalla normativa locale, emette un certificato attestante la protezione del marchio internazionale nel paese stesso (c.d. grant of protection). La registrazione avrà quindi lo stesso valore di un marchio nazionale registrato in tale paese.

Se, invece, l’esaminatore locale ritiene che sussistano dei motivi di non registrabilità, oppure se viene presentata un’opposizione da parte di un terzo, l’ufficio marchi nazionale emette un rifiuto provvisorio di protezione, che viene notificato, tramite l’OMPI, al titolare o al suo consulente marchi. In tale decisione viene anche indicato un termine entro cui replicare per il tramite di un consulente marchi locale. In questi casi viene quindi nominato un corrispondente nel paese e si inizia una procedura amministrativa a livello nazionale, con la predisposizione ed il deposito di una replica al rifiuto provvisorio. Tal procedura si conclude con una decisione definitiva, notificata sempre tramite l’OMPI, che può risultare di accettazione della registrazione oppure di rifiuto definitivo.

L’eventuale decisione di rifiuto definitivo emessa da un ufficio marchi di un paese designato nella registrazione internazionale non compromette l’eventuale validità nel marchio negli altri paesi designati.

In pratica, dopo il rilascio del certificato di registrazione internazionale dell’OMPI, il titolare deve attendere circa un anno e mezzo, o più in caso di procedure più complesse dovute a rifiuti degli uffici marchi od opposizioni di terzi, prima che i paesi interessati abbiano confermato la protezione.

Il titolare di un marchio internazionale può anche designare successivamente degli Stati aderenti al “sistema di Madrid” tramite le c.d. estensioni territoriali posteriori.

La registrazione internazionale permette quindi di estendere in molti paesi i propri diritti sul marchio di base con una procedura semplificata e con costi contenuti o comunque più basi rispetto ai singoli depositi nazionali. Tuttavia occorre evidenziare che una registrazione internazionale è vincolata alla validità del marchio di base per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione.

In questo periodo, se detto marchio, per un qualsiasi motivo (per esempio a seguito di un’azione di un’opposizione di terzi o di un’azione di nullità) viene dichiarato invalido, anche la corrispondente registrazione internazionale viene invalidata. Si tratta del c.d. “attacco centrale”, grazie al quale si può far  cadere un’intera registrazione internazionale, attaccando il solo marchio di base nei primi cinque anni. Solo alla scadenza del periodo di cinque anni, la registrazione internazionale diventa indipendente dalle vicende che possono interessare il marchio di base.

In caso di designazione dell’Unione Europea nella registrazione internazionale, si tenga presente che il carattere di unitarietà del marchio dell’Unione Europea non viene meno, con la conseguenza che se esso viene rigettato o invalidato, lo sarà per tutti i paesi dell’Unione Europea ai quali si estende l0efficacia del marchio dell’Unione Europea.

Per tale motivo, in sede di studio della strategia di deposito del marchio è sempre consigliabile valutare se designare gli Stati Europei singolarmente considerati o lintea Unione Europea.

Riprendo un capitolo presente in un articolo precedente:

Consigli per un marchio definito da una parola

  • Il marchio deve trasmettere qualcosa al consumatore
  • Il marchio deve essere facilmente pronunciabile e memorizzabile
  • Prima di studiare il marchio è opportuno valutare chi è il consumatore
  • Prima di studiare il marchio valutare in quali Paesi si utilizzerà il marchio in quanto non deve avere un significato sgradevole in alcune lingue e comunque deve essere facilmente pronunciabile
  • Il marchio dovrebbe essere fra le 4 e le 8 lettere
  • Valutare la possibilità di depositare il marchio per più classi merceologiche
  • Più il marchio è debole e cioè ricorda il prodotto più possono nascere successivamente marchi simili ma nello stesso tempo il consumatore comprende più facilmente la tipologia del prodotto contraddistinto dal marchio
  • Più il marchio è forte e più può essere utilizzato per impedire l’utilizzo di marchi simili ma nello stesso tempo occorrono più investimenti pubblicitari in quanto non ricorda il prodotto
  • Prima di utilizzare ed eventualmente depositare un marchio eseguire una ricerca di anteriorità.
Il marchio italiano

Il marchio italiano

In Italia, il deposito di un marchio avviene mediante presentazione di un’apposita domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Nella domanda, tra l’altro, si riportano i dati relativi al richiedente, quelli dell’eventuale mandatario che agisce su incarico del richiedente, la denominazione del marchio, l’esemplare, le classi e i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione.

Ciascuna domanda può riguardare un solo marchio, designando una o più classi merceologiche.

Il marchio ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda e, prima della scadenza (ovvero, in mora, entro i sei mesi successivi alla stessa), può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno.

Il marchio, inoltre, deve essere usato per le varie tipologie di prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato. Il mancato uso del marchio per un qualsiasi periodo continuativo di cinque anni, successivamente alla data di registrazione, ne comporta la decadenza relativamente i prodotti e/o servizi per i quali non è stato usato.

Il deposito del marchio dovrebbe essere preceduto da una ricerca di anteriorità per verificare che non risultino depositi e registrazioni di marchi anteriori identici o simili da parte di terzi.

Nel caso di un deposito della domanda di un marchio italiano tale ricerca dovrebbe essere effettuata non solo tra i marchi nazionali italiani, ma anche tra i vari marchi che hanno efficacia sul nostro territorio nazionale e, quindi, tra i marchi “internazionali” depositati ai sensi dell’Accordo e del Protocollo di Madrid e designanti l’Italia e/o l’Unione Europea, nonché tra i marchi dell’Unione  Europea (marchi comunitari).

In seguito all’avvenuto deposito del marchio, l’UIBM prende in esame la domanda di registrazione del marchio.

L’esame dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha tuttora natura sostanzialmente formale ed è volto ad individuare l’eventuale presenza di elementi ostativi alla registrazione che siano sostanzialmente desumibili dalla stessa domanda quali, ad esempio: il carattere descrittivo del segno, l’adozione di un segno che rientri tra quelli d’uso comune in commercio o nel linguaggio corrente, la contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume.

Per i motivi sopra descritti, l’UIBM può respingere la domanda del marchio. Nei confronti dei provvedimenti che respingono la domanda, il richiedente può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi.

Una volta conclusa questa prima fase di esame, il marchio viene pubblicato nel Bollettino Marchi, ai fini della possibile opposizione di terzi.

Se non vengono presentate opposizioni, l’UIBM concede la registrazione e rilascia un apposito certificato.

Il marchio italiano costituisce un titolo efficace in Itala e, a seguito di particolari accordi fra Stati, anche nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

E’ da notare che l’UIBM non svolge un esame circa la novità del marchio, ovvero non verifica l’esistenza di marchi anteriori identici o simili, depositati o registrati da terzi per contraddistinguere prodotti e/o servizi identici o affini.

In Italia vige il c.d. “principio della nullità relativa”, tale per cui è onere dei titolari di marchi anteriori opporsi alla registrazione di un marchio depositato, secondo una procedura amministrativa dinanzi all’UIBM oppure, successivamente alla concessione, avviare un’azione giudiziaria per chiedere la nullità della registrazione. In pratica, è onere dei titolari dei marchi anteriori identici o  simili agire contro i marchi depositati successivamente.

Sotto questo profilo, la procedura attualmente in vigore in Italia non dà alcuna garanzia ce non esistano marchi anteriori identici o simili a quello registrato. In altri termini, si potrebbe ottenere la registrazione di un marchio anche  in presenza di un marchio anteriore identico, registrato per i medesimi prodotti. Naturalmente il marchio successivo, in conflitto con quello anteriore, sarebbe nullo. Per tale motivo, nel caso di depositi di marchio italiani, è ancora maggiormente consigliabile effettuare ricerche di anteriorità prima di depositare il marchio.

SUGGERIMENTI

  • Studiare un marchio forte e che quindi non sia d’uso comune nel settore merceologico di interesse.
  • Fare una ricerca di anteriorità non solo fra i marchi registrati ma anche tra  i marchi non registrati ma utilizzati da aziende dello stesso settore merceologico.
  • Controllare periodicamente i marchi successivi dello stesso settore e fare opposizione in caso di marchi identici o
  • A lato del marchio mettere ™ in caso di marchio non registrato o appena depositato.
  • A lato del marchio mettere ®in caso di marchio registrato.
I marchi nazionali esteri

I marchi nazionali esteri

Se, oltre all’Italia, si desidera ottenere una tutela del proprio marchio anche all’estero, è possibile procedere a depositi nazionali del marchio, paese per paese, in ciascuno degli Stati esteri di proprio interesse. In alternativa è possibile ottenere una tutela del marchio in numerosi paesi esteri mediante il marchio internazionale o, nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, mediante il marchio dell’Unione Europea.

Per depositare un marchio nazionale nel paese estero ci si potrà avvalere di un mandatario operante nel paese straniero di pertinenza, oppure, più semplicemente, ci si potrà rivolgere ad un mandatario italiano che provvederà al deposito del marchio all’estero tramite la rete dei propri corrispondenti.

Tale modalità di registrazione del marchio consente di ottenere un titolo efficace solo in tale Stato.

La durata dei marchi all’estero è generalmente di dieci anni, ma può essere diversa in determinati paesi.

Il marchio può essere rinnovato prima della scadenza, di volta in volta, ma non necessariamente ovunque, è prevista la possibilità di rinnovare il marchio in mora nei sei mesi successivi alla data di scadenza, o entro un diverso termine.

Come avviene per il marchio italiano, anche quelli dei vari paesi esteri sono soggetti a termini di decadenza per non uso. Si noti che tali termini sono da verificare caso per caso, in quanto non necessariamente coincidono con il termine quinquennale previsto dalla norma italiana. In Cine, per esempio, il termine di decadenza per non uso è di soli tre anni dalla data di registrazione.

Inoltre, il deposito del marchio estero dovrebbe essere preceduto da una ricerca di anteriorità per verificare che non risultino depositi e registrazioni di marchi anteriori identici o simili nel paese in questione, benché tali ricerche non vengano sovente richieste dalle imprese a causa dei loro costi.

Infine, è opportuno segnalare che, nell’ambito dei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi (alla quale aderiscono la gran parte degli Stato del mondo), nel caso del primo deposito di un marchio in un paese aderente alla  Convenzione (ad es. l’Italia) è possibile effettuare successivi depositi in altri paesi della Convenzione purché entro il termine di sei mesi dal primo deposito, rivendicando la c.d. “priorità”. La rivendicazione della priorità consente di fare retroagire gli effetti derivanti dai successivi depositi alla data del primo. In sostanza posso estendere il marchio in altri paesi anche dopo anni dal primo deposito ma se estendo entro i sei mesi dal primo deposito gli effetti del marchio decorrono dalla data di primo deposto nel proprio paese.

In seguito all’avvenuto deposito del marchio, l’ufficio marchi locale prende in esame la domanda di registrazione del marchio.

L’esame differisce sensibilmente da paese a paese, Alcuni Stati, come avviene in Italia, eseguono un esame formale della domanda, altri paesi, come  per esempio gli Stati Uniti, svolgono anche un esame sostanziale e verificano, in particolare, che il segno prescelto non sia identico o simile ad altri marchi anteriori. Quasi tutti i paesi prevedono procedure di opposizione alle quali possono ricorrere i titolari di marchi o altri diritti anteriori. In linea di principio, si può ritenere che la concessione della registrazione di un marchio sia tanto più “solida” quanto più completa è la procedura d’esame prevista dalla normativa del pase in questione.

I genere, quando la registrazione del marchio venga respinta, è possibile presentare ricorso allo stesso ufficio che ha emesso la decisione di diniego di registrazione o al superiore gerarchico e, in caso di ulteriore diniego, all’autorità giudiziaria.

Per gli elevati costi di deposito paese per paese normalmente si sceglie questa strada quasi esclusivamente o solo per i paesi che non aderiscono alla Convenzione di Parigi o nel caso di estensione in un numero limitato di paesi.

Le misure cautelari sui diritti di proprietà industriale

Le misure cautelari sui diritti di proprietà industriale

In caso di violazione dei diritti di Proprietà Industriale è possibile ricorrere alle misure cautelari previste dal C.p.i.: descrizione, sequestro, inibitoria.

Si noti inoltre che con il decreto legislativo nr. 140/2006 (di esecuzione della Direttiva nr. 48/2004/CE, cosiddetta “Direttiva Enforcement”) è stato introdotto nel Codice, in funzione di misura cautelare, l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti presso chiunque ne abbia la disponibilità (articolo 131 C.p.i.).

Preliminarmente, si tenga presente che i presupposti necessari per poter richiedere le suddette misure cautelari sono il fumus boni juris ed il periculum in mora. In altre parole, si deve dimostrare un principio di fondatezza della propria domanda (fumus) e che  il tempo necessario per arrivare alla conclusione del giudizio potrebbe rivelarsi pregiudizievole per il proprio diritto (periculum). Con riferimento a questo secondo presupposto, tuttavia, parte della giurisprudenza si è più volte pronunciata nel senso di ritenere il periculum insito nella contraffazione della privativa e pertanto comunque presente nell’ipotesi in cui il fenomeno contraffattivo sia ancora sussistente. Tuttavia altra corrente giurisprudenziale ritiene privo del requisito del periculum un cautelare avviato dopo molti mesi o anni dall’inizio e/o dall’apprendimento del fenomeno contraffattivo.

In casi di particolare urgenza il giudice può decidere inaudita altera parte e cioè senza sentire la controparte, riservandosi di confermare o  revocare il provvedimento dopo il contraddittorio instaurato tra le parti nei successivi 15 giorni. Nella pratica le misure d’urgenza vengono concesse in tempi molto rapidi (da un minimo di pochi giorni ad un massimo di pochi mesi) garantendo così al titolare del diritto di esclusiva una reazione tempestiva ed efficace alla violazione dello stesso. Le misure cautelari possono essere concesse anche su titoli di privativa in stato di domanda.

La descrizione ha lo scopo di acquisire elementi probatori della contraffazione del marchio/modello/brevetto. Si noti, però, che tali elementi talvolta possono essere più semplicemente acquisiti in altri modi, ad esempio procurandosi il prodotto contraffatto o cataloghi o materiale promozionale o pubblicitario dal quale risulti la contraffazione, e così via.

Una possibilità data dalla descrizione è anche l’acquisizione dei documenti contabili al fine di ottenere informazioni sul volume contraffattivo e valutare poi se avviare o meno una causa.

Il sequestro, in vece, ha lo scopo principale di sottrarre alla  disponibilità del contraffattore gli oggetti che costituiscono violazione del diritto di privativa ed i relativi mezzi di produzione, oltre che finalità probatorie.

L’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio in sede cautelare, infine, hanno lo scopo di impedire la produzione, l’uso e  la commercializzazione di quanto costituisce violazione del diritto. Le altre misure cautelari possono essere richieste anche congiuntamene o subordinatamente alla descrizione.

L’articolo 129 precisa inoltre che “ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione o dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o  subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato”. La prova della contraffazione acquisita per il tramite della descrizione, quindi, è valutata già in fase cautelare.

Infine, con la più recente riforma codicistica:

è stata riconosciuta la possibilità di un accertamento negativo della contraffazione di una privativa industriale anche in via d’urgenza: tale nuovo strumento consente una sorta di “difesa anticipata” nel senso che  permette, specie a chi teme un attacco ingiustificato e quindi strumentale, di prevenire l’azione di contraffazione da parte di un concorrente;

è stata introdotta la consulenza tecnica preventiva (cosiddetta “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile): tale  nuovo strumento consente di ottenere in tempi brevi un accertamento di validità/violazione della privativa che sarà poi utile al soggetto che l’ha richiesta per l’eventuale composizione stragiudiziale della vertenza. La parte può anche in un successivo giudizio di merito richiedere che venga acquisita agli atti la CTU. Si ritiene peraltro che  la CTP possa essere richiesta anche in assenza di motivi di urgenza.

Con il provvedimento cautelare il Giudice stabilisce anche il termine entro il quale le parti devono instaurare il giudizio ordinario di merito (sede destinata a valutare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’azione cautelare ante causam). Ove il Giudice non vi disponga, il giudizio di merito deve essere iniziato entro il termine di venti  giorni lavorativi, o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla data di pronuncia dell’ordinanza (se avvenuta in udienza) o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

Se nessuna delle parti inizia l giudizio di merito nei termini prescritti:

i provvedimenti cautelari che abbino natura conservativa (per esempio la descrizione) perdono la propri efficacia;

i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile o gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (misure cautelari cosiddette anticipatorie) mantengono la propria efficacia. In tal modo si consente di fatto un giudizio molto rapido, da qualche commentatore definito “abbreviato”£. Ad oggi non sono molti i procedimenti cautelari ai quali non è seguito un giudizio di merito.

Disposizioni sul diritto d’autore

Disposizioni sul diritto d’autore

Il Codice di Diritto Industriale nei suoi vari articoli ci insegna a comprendere i diritti di proprietà industriale ed in sostanza ci informa sulla costituzione ed acquisto di tali diritti.

Art. 2 del Codice di Diritto Industriale

  • I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e4 la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
  • Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
  • Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a dei semiconduttori.
  • Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Come è possibile notare il Codice di Diritto Industriale non protegge le opere intellettuali che invece sono protette dalla Legge sul Diritto d’Autore.

Art. 2 della Legge sul Diritto d’Autore

In particolare sono comprese nella protezione:

  • Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
  • Le opere e composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  • Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata traccia per iscritto o altrimenti;
  • Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  • I disegni e le opere dell’architettura;
  • Le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
  • Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
  • I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
  • Le banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro odo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti sui tale contenuto;
  • Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Vediamo ora fra tutte le opere sopra indicate quali sono le opere che vengono normalmente utilizzate dalle imprese.

CATALOGO

Senza chiedere il permesso a nessuno e senza spendere un euro è sufficiente inserire nel catalogo (normalmente una volta solo sotto l’indirizzo dell’azienda) © COPYRIGHT (data di pubblicazione). La Legge va a proteggere le fotografie e quanto è scritto nel catalogo. Poi, dato che ogni  anno è possibile l’inserimento di nuove pagine e quindi si dovrà aggiornare la data di pubblicazione, è necessario non cestinare il catalogo dell’anno prima per continuare a proteggere quanto riportato nel vecchio catalogo e riportato nel nuovo catalogo.

SITO

Valgono le stesse regole del catalogo con l’unica accortezza di inviarsi via PEC quanto riportato nel sito dell’anno prima.

SOFTWARE

Il Codice di Diritto Industriale non consente la protezione di programmi per elaboratori in quanto tali. In sostanza un software applicato ad una macchina è brevettabile mentre un software per esempi di video scrittura non è brevettabile. Ora depositando il software per esempio alla SIAE è possibile proteggere anche il software in quanto tale.

CATALOGO e SITO

Ora si immagini un catalogo e/o un sito che riporti © COPYRIGHT, ™ a lato di marchi non depositati, ® a lato dei marchi registrati, Patent Pending in corrispondenza di prodotti in cui si è depositata una domanda di brevetto, Patented in corrispondenza di prodotti brevettati, Disegno depositato in corrispondenza dei prodotti coperti da un brevetto di design, e così via.

Tutte queste indicazioni trasmettono il fatto che l’azienda protegge i propri diritti di proprietà industriale e i propri di diritti di proprietà intellettuale.

In definitiva:

  1. La protezione delle varie opere parte dalla data di ideazione dell’opera e quindi è necessario determinare una data certa: deposito presso la SIAE, fotografie dello stand fieristico in cui si divulgata l’opera, fattura del tipografo ecc. ecc..
  2. Non è necessario depositare presso la SIAE e quindi la protezione è a costo zero fermo restando il principio di avere una data certa della prima divulgazione.
Le biotecnologie

Le biotecnologie

A rendere ulteriormente più complessa la pratica brevettuale è intervenuto, in questi ultimi anni, lo sviluppo sempre più tumultuoso e rapido delle cosiddette “biotecnologie”, ovvero della applicazione alla chimica ed alla farmaceutica dei progressi realizzati dalla manipolazione genetica.

Questo settore è molto importante, in quanto le tecniche di laboratorio da utilizzare in questo campo sono ormai uno standard e sono note a tutti: pertanto, anche una piccola azienda o un laboratorio universitario sono in grado, almeno potenzialmente, di realizzare con investimenti relativamente ridotti invenzioni di valore economico enorme, come vaccini, test diagnostici precoci, medicinali contro svariate malattie, in particolare conto quelle particolari malattie note come “malattie genetiche”, in quanto causate dal mancato o anomalo funzionamento di un gene umano.

La brevettazione in questo settore, tuttavia, pone numerosi problemi di ordine pratico, problemi che la UE ha tentato di dipanare con l’approvazione da parte del Parlamento Europeo della Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Questa direttiva è stata osteggiata da numerosi Paesi europei tra cui l’Italia. Altri Paesi europei come la Francia e la Germania hanno attuato la Direttiva con leggi nazionali che si sono discostate per alcuni versi dal contenuto e, alcune volte, anche dallo spirito della Direttiva stessa.

Senza entrare nel merito delle importanti problematiche etiche e morali che riguardano in generale la ricerca nel campo delicatissimo delle “Scienze della Vita”, è opportuno precisare che il contenuto della Direttiva 98/44/CE non ha in realtà rappresentato una “novità” tecnico-giuridica sostanziale, tale da produrre “sconvolgimenti” rispetto a quanto era avvenuto precedentemente alla sua adozione. Essa era in realtà intesa a chiarire alcuni aspetti “tecnici” controversi della pratica brevettuale in campo biotecnologico, aspetti che erano stati oggetto di decisioni contraddittorie, anche a livello dell’Ufficio Brevetti Europeo.

Alla domanda: “Cosa si può brevettare in campo biotecnologico?” si può pertanto oggi rispondere, senza la necessità di analizzare nel dettaglio le complesse norme della Direttiva e delle sue leggi nazionali di attuazione, prendendo esempi dal passato.

Per esempio, secondo la Direttiva, si possono brevettare delle sequenze di DNA o di RNA corrispondenti a pezzi di gene o a geni interi, nonché le corrispondenti proteine o peptidi codificati da tali sequenze, purché di queste sequenze si individui almeno una funzione che abbia una utilizzazione pratica e che tale funzione venga indicata nel brevetto e, secondo la normativa di attuazione italiana, anche rivendicata esplicitamente (art. 81 quinques (c) CPI). Questo requisito, nella sua applicazione più semplice, è quasi automaticamente soddisfatto qualora si conosca la funzione del gene (per esempio nel caso di un gene umano), ad esempio avendolo associato sperimentalmente ad una specifica malattia, oppure quando si sia riscontrato il fatto che una certa sequenza, ad esempio virale, ha spiccate proprietà immunogene, per cui la conoscenza della sequenza può essere utilizzata in diagnostica per sostituire, ad esempio, materiale virale con altro di sintesi.

Ciò è dovuto al fatto che è ormai pratica consolidata che una qualsiasi sequenza si possa manipolare e, successivamente, inserire in un organismo ospite dove viene espressa (magari insieme ad una sequenza esogena, cioè ad essa estranea). In questo modo si possono realizzare le cosiddette “chimere”, cioè degli organismi che incorporano sequenze genetiche ad essi estranee e che non potrebbero formarsi per via naturale.

Come conseguenza, si possono produrre per mezzo di batteri o di lieviti delle proteine umane o animali, o parti di esse, e queste proteine possono essere usate in kit diagnostici o, laddove possibile, essere somministrate come farmaci. La ricerca genetica si è spinta anche oltre, fino all’ottenimento dei cosiddetti “organismi transgenici” (noti come GMO)., animali e piante, che in molti casi sono stati fatti oggetto diretto di specifiche rivendicazioni nelle domande di brevetto.

Questi animali e piante, ben lungi dall’essere “fenomeni da baraccone”, possono in generale produrre, ad esempio nel latte (nel caso di animali), proteine umane o altre sostanze utili, oppure essere usati come modelli per lo studio di gravi malattie genetiche umane. Molte piante geneticamente modificate incorporano geni che sintetizzano direttamente in esse sostanze che le rendono resistenti a certi parassiti o erbicidi, permettendo pertanto di ridurre l’inquinamento evitando o riducendo l’uso di sostanze nocive (erbicidi e antiparassitari) nelle coltivazioni, oppure che le rendono resistenti a certe malattie o che ne rendono i frutti del raccolto meno soggetti al deterioramento.

Da quanto sopra esposto, appare evidente come, in questo campo, il confine tra invenzione e semplice scoperta scientifica (come tale non brevettabile) sia molto labile e che la linea di demarcazione sia ancora una volta segnata dalla risposta alla domanda che sempre permette di identificare un’invenzione: la “scoperta” che ho fatto risolve un problema tecnico? Se la risposta è “sì”, allora non solo la possibilità, ma l‘opportunità di depositare un brevetto è ben presente e occorre valutarla..

Naturalmente, è evidente che il dibattito sulle biotecnologie riveste importanti aspetti etici, e che debba essere sempre trovato un corretto punto di equilibrio tra la necessità di promuovere il progresso in campo medico/farmaceutico e la necessità di preservare l’integrità del patrimonio genetico umano.

I brevetti nel campo chimico e farmaceutico

I brevetti nel campo chimico e farmaceutico

I brevetti in campo chimico e farmaceutico sono spesso considerati un capitolo a sé in quanto presentano caratteristiche peculiari che non si incontrano in altri campi della tecnica, primo tra tutti quello meccanico, che è stato, viceversa, l’unico campo tecnico preso in considerazione quando sono  state sviluppate le varie legislazioni brevettuali nazionali.

Pertanto, le normative applicabili, compresa quella italiana, hanno fornito, almeno fino al momento delle riforme di armonizzazione delle leggi dei vari paesi ed europea indicazioni poco precise e, a volte, contraddittorie, il che ha portato ad un rilevante lavoro interpretativo, sia a livello giurisprudenziale sia dottrinario, lavoro che è stato poi ripreso dalle riforme ed introdotto nella legislazione nazionale.

La principale differenza, a livello “operativo, tra un brevetto meccanico o elettronico ed un brevetto chimico, sta nel come viene organizzata la descrizione brevettuale.

Mente nei primi due casi la descrizione della forma o delle forme di realizzazione che vengono illustrate nel brevetto è effettuata con riferimento a dei disegni costruttivi della macchina o oggetto, e consiste nella descrizione delle parti componenti illustrate, delle loro correlazioni e del funzionamento della macchina o oggetto nel suo complesso, nel caso del brevetto chimico i disegni spesso mancano o, quando ci sono, consistono in diagrammi, tabelle, dati sperimentali o formule.

Il cuore della descrizione è costituito dai cosiddetti “esempi di attuazione”. Questi sono organizzati con brevi report sperimentali di laboratorio, nei quali si descrivono nei dettagli le operazioni effettuate ed i risultati ottenuti, eventualmente facendo riferimento a tabelle o diagrammi, in maniera tale da mettere un tecnico del ramo in grado di riprodurre, a sua volta, gli esperimenti stessi.

Che cosa riguardano gli esempi? La risposta dipende, ovviamente, dalla natura dell’invenzione.

Nel caso di un brevetto chimico che riguardi una famiglia di nuovi composti, riconducibili ad una cosiddetta “formula generale”, se possibile, gli esempi dovrebbero riguardare prove di sintesi (almeno a livello di laboratorio) di tutte le sostanze che ricascano nell’ambito della formula generale.

Ovviamente, è spesso impossibile soddisfare tale condizione, specie quando nell’ambito di una singola formula generale possono ricadere migliaia di sostanze diverse; in questo caso, però, il brevetto potrebbe rischiare di essere considerato, almeno parzialmente , nullo per carenza di descrizione.

In generale, si può dire che, nel caso in cui la formula generale che si intende proteggere non è il frutto di un arbitrario tentativo di estendere la protezione al di là della effettiva invenzione, il problema risulta sicuramente semplificato (in quanto i composti inclusi nella formula generale scendono di numero) e si può eventualmente affrontare fornendo un esempio di sintesi solamente di un composto rappresentativo per ogni famiglia di composti chimici che rientrino nell’ambito della formula generale.

In questo caso, infatti, a mio avviso, si potrò ragionevolmente, nella maggior parte di casi, che le altre sostanze, non sintetizzate, di ciascuna famiglia, avendo caratteristiche chimico-strutturali simili all’unica sostanza sintetizzata per quella famiglia, risultano in un comportamento fisico-chimico analogo.

Nel caso, più comune, in cui l’invenzione riguardi delle mescole o miscele di sostanze, per esempio nel caso di composizioni cosmetiche, adesive, medicinali, ovvero di vernicio, materie plastiche o di elastomeri oppure di leghe metalliche o di composti ceramici, è consigliabile fornire più esempi di preparazione delle composizioni da  brevettare (le cosiddette ricette”).

In particolare, quando si intendano rivendicare dei range o intervalli di composizione di tutte o di alcune delle sostanze componenti la miscela, lega o mescola, è consigliabile fornire almeno due o tre esempi o ricette, uno realizzato con i vari valori al limite inferiore del range, uno reali9zzato con i valori al limite superiore ed uno, eventuale, realizzato con una composizione intermedia (magari quella ottimale o più vicina a quella che si metterà in commercio). Similmente, nel caso in cui alcuni componenti della miscela, lega o mescola possono mancare o essere sostituiti da altri non notoriamente equivalenti (chimicamente o fisicamente) nella applicazione specifica, occorrerà fornire ricette apposite per ciascuna variante prevista.

Un’altra peculiarità del brevetto chimico/farmaceutico consiste nel fatto che la descrizione, o almeno una parte di essa, deve essere preferibilmente diretta a dimostrare la non ovvietà dell’invenzione, specie nel caso in cui l’invenzione consiste meramente in una miscela di sostanze in certi intervalli percentuali, ovvero in una sostituzione di sostanze o di parti di esse (ad esempio la sostituzione di un acido con un suo sale).

Questa dimostrazione si può dare attraverso una serie di esempi comparativi in cui le sostanze o miscele oggetto dell’invenzione vengono testate per vedere se soddisfano certi parametri tecnologici necessari per la risoluzione del problema tecnico alla base dell’invenzione, ovvero per testarne direttamente l’effetto, comparando i risultati ottenuti con quelli forniti da sostanze o miscele note, ovvero con ricette preparate rimando fuori dagli intervalli di composizione indicati nell’invenzione.

Alcuni esempi possono essere i seguenti: nel caso di una mescola per pneumatici si potranno impostare uno o più esempi in cui si descrive la realizzazione dei pneumatici e le prove con essi condotte su strada o su pista; o, in altri casi in cui si è ancora a livello di laboratorio, si imposteranno esempi sulla realizzazione di provini da laboratorio che poi vengono sottoposti a test tipici (misurazione del punto di transizione vetrosa, del rebound, della durezza, ecc.) da cui si possa desumere il comportamento in uso della mescola; nel caso di una composizione cosmetica o medicinale, gli esempi potranno illustrare test clinici condotti in vivo e/o in vitro; nel caso di un adesivo delle prove di viscosità, di presa, di resistenza nel tempo e/o a particolari solventi, e così via.

Nel caso di brevetti farmaceutici, poi, occorre corredare la descrizione anche con test tossicologici (a meno che tutte le sostanze usate siano già note come innocue) e, quando possibile, con test clinici.

E’ infine una peculiarità del brevetto chimico/farmaceutico, la possibilità di “ribrevettare”, in funzione di un nuovo uso, una sostanza già nota e/o una sua ovvia variante.

L’esempio storico in questo campo è quello del DDT, composto chimico che era noto per essere un sottoprodotto di un noto processo chimico, il quale fu poi brevettato come antiparassitario.

Utilizzo del marchio su social network e piattaforme di commercio online

Utilizzo del marchio su social network e piattaforme di commercio online

Il successo del web si deve anche all’uso, da parte degli utenti, dei social network e delle piattaforme di commercio online.

I social network quali Facebook®, Instagram®, Twitter®e altri rappresentano uno strumento nato per la comunicazione fra privati, che si è gradualmente evoluto fino a costituire uno dei più importanti mezzi di promozione commerciale dei prodotti e servizi di marca.

Si pensi solo a quanti utenti posseggono un proprio profilo in almeno uno dei sopracitati social network, dove pensieri, emozioni e, soprattutto, opinioni vengono condivisi da tutti. Al successo di questo nuovo strumento ha, inoltre, notevolmente contribuito l’introduzione sul mercato di dispositivi elettronici come gli smartphone e i tablet che permettono agli utenti una connessione semplice e immediata, in qualsiasi momento della giornata, ovunque si trovino.

Tali servizi costituiscono una rilevante opportunità di crescita e sviluppo per le imprese e per i loro brand perché permettono di dialogare con i propri clienti e pubblicizzare i propri prodotti o servizi.

Tuttavia, proprio perché l’utilizzo dei social network presenta nuove opportunità di commercio, anche la contraffazione utilizza sempre di più tale canale per le proprie finalità illecite. E, quindi, si riscontrano sempre più casi di imitatori e soggetti che creano, e senza ovviamente il consenso del legittimo titolare, pagine dedicate alla società o ad un specifico prodotto, facendo credere all’utente di trovarsi nella pagina ufficiale della società; o ancora non è raro il caso di soggetti che caricano nelle proprie pagine immagini di prodotti contraffatti.

Analoghe ipotesi di contraffazione si verificano anche sulle principali piattaforme di commercio online. Tali piattaforme offrono ai propri utenti la possibilità di vendere e comprare oggetti sia nuovi che usati, da qualunque postazione internet, a qualsiasi ora del giorno e con diverse modalità: con prezzo fisso definito dal venditore, o con prezzo variabile, ovvero definito dal vincitore dell’asta.

Il fenomeno è soprattutto preoccupante nel caso di piattaforme c.d. “B2B” (Business to Business) dove il volume delle transazioni e dei quantitativi di merce commercializzata sono particolarmente elevati.

Un elemento positivo è costituito dal fatto che la maggior parte dei social network e delle piattaforme di commercio online si sono attivate per poter fornire ai legittimi titolari dei marchi appositi strumenti di segnalazione voli alla rimozione o blocco delle pagine web, delle immagini e delle offerte che risultano lesive dei propri diritti di privativa.

Inoltre, è possibile valutare, caso pe caso, l’adozione di misure operative per fare fronte alle problematiche sopra evidenziate. Ad esempio, nel sito web ufficiale si potrà inserire l’elenco e i link a tutti i cabali ufficiali dove il proprio marchio è presente, sui principali social network si potrà creare un profilo corrispondente al proprio marchio per poter essere rintracciati dai propri potenziali clienti ad evitare di essere anticipati in tale attività da terzi non autorizzati. Si potranno, altresì, attivare specifici servizi di sorveglianza che verifichino la presenza di marchi identici o simili al proprio brand fra i nomi utenti e le pagine presenti sui social network, ovvero fra le offerte presenti nelle maggiori piattaforme di commercio online o marketplace. Infine, potrà risultare utile sensibilizzare opportunamente i propri rivenditori, distributori, agenti, licenziatari ed altri collaboratori, informandoli sui possibili rischi di contraffazione presenti sul web, invitandoli a segnalare qualsiasi ipotesi lesiva di diritti del titolare del marchio che venga a loro conoscenza.