Le ricerche di anteriorità per i marchi

Le ricerche di anteriorità per i marchi

Prima di cominciare ad usare un marchio in un determinato territorio, è importante verificare l’eventuale esistenza di marchi anteriori confondibili con il proprio già depositati e/o registrati da terzi.

A parte le ricerche su Internet e le indagini di mercato finalizzate a verificare l’esistenza di eventuali marchi già usati da terzi, è fondamentale effettuare delle ricerche dei marchi dei paesi dove si intende operare e quindi, se le ricerche danno esito favorevole, tutelare il marchio con una registrazione. È possibile, per esempio, che esistano dei marchi depositati e/o registrati, ma magari non ancora in uso, che quindi non appaiono dalle ricerche su Internet o tra i consumatori.

Le ricerche di anteriorità servono appunto a verificare l’eventuale esistenza di marchi identici a quello di interesse (ricerca di mera identità) ed anche quelli simili da un punto di vista fonetico, visivo e semantico (ricerche per similitudine). Le ricerche vengono focalizzate nel settore di interesse dei prodotti e servizi per i quali il marchio di interesse verrà usato.

I titolari di marchi registrati anteriormente possono opporsi alla registrazione di un marchio simile successivo, oltre che avviare delle azioni legali a tutela dei propri diritti, se dimostrano l’esistenza di un rischio di confusione dovuta all’identità o somiglianza tra i marchi e all’identità o affinità tra prodotti e servizi. I marchi di rinomanza possono inoltre godere anche di una tutela ultramerceologica.

Per tali motivi, prima di usare e depositare un nuovo marchio, è importante effettuare delle ricerche di anteriorità approfondite, non solo tra i marchi identici, ma anche tra quelli simili a quello di interesse, sia nelle classi più pertinenti per la propria attività, sia anche in altre classi nelle quali potrebbero trovarsi prodotti o servizi affini.

Le ricerche vengono effettuate per paese nei registri dei marchi depositati e registrati in un determinato territorio. Per esempio, per l’Italia occorre effettuare le ricerche non solo tra i marchi nazionali italiani registrati presso l’UIBM, ma anche tra i marchi comunitari registrati presso l’EUIPO e quelli internazionali registrati presso l’OMPI che designano l’Italia e/o l’Unione Europea. Prima di depositare un marchio dell’Unione Europea è opportuno effettuare una ricerca anche tra i marchi nazionali di tutti gli Stati dell’Unione Europea perché i titolari dei marchi nazionali (anche solo di un paese UE) sono legittimati a presentar opposizione contro una domanda di marchio dell’Unione Europea.

Quasi tutti i paesi del mondo dispongono ormai di un registro marchi on-line, ove è possibile effettuare delle preliminari verifiche di identità. La piattaforma TM VIEW https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=it (consultabile anche in italiano) raccoglie molti registri marchi di diversi paesi del mondo e permette di effettuare un preliminare screening  gratuito, se pur solo di marchi identici.

Tale strumento è molto utile per poter effettuare delle verifiche preliminari quando si hanno diverse denominazioni possibili per un nuovo prodotto. I risultati della verifica attraverso TM VIEW non sono comunque sufficienti, anche perché i campi ricercabili non sono del tutto omogenei e i dati non risultano sempre aggiornati.

È, quindi, consigliabile effettuare delle più approfondite verifiche su altre banche dati più complete e soprattutto attraverso parametri complessi, che comprendano una valutazione anche dei marchi simili a quello di interesse.

I costi delle ricerche sopra menzionate non sono in genere proibitivi, se circoscritte ad un numero limitato di Stati e di classi merceologiche. Quando l’impresa ritenga di non poterne sostenere la spesa, sarà consigliabile effettuare una verifica almeno tra i marchi nazionali in alcuni paesi selezionati, oltre che a livello di marchio internazionale e comunitario, piuttosto che rinunciare del tutto ad eseguire la ricerca.

Ricerche più complete richiederebbero, inoltre, la verifica dell’inesistenza di diritti di terzi derivanti da ragioni o denominazioni sociali, nomi a dominio ed altri diritti.

Naturalmente, quante più ricerche si effettuano, tanto più si ridurrà il rischio che, a posteriori, risultino eventuali diritti di terzi, anche se non si potrà mai ottenere l’assoluta certezza dell’inesistenza di tali diritti.